Acuerdos de Gestión de la Propiedad Intelectual
Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial y derecho de autor, en esta revista de derecho de empresa.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la propiedad intelectual e industrial, sobre este tema.
Te explicamos, en relación al derecho de autor y la propiedad industrial, qué es, sus características y contexto. Un objetivo importante de las licencias del sector público debe ser promover la competencia entre empresas privadas. Los monopolios y los precios altos no son causados por las patentes en sí, sino por la forma en que se gestionan las patentes, por lo que los objetivos del sector público pueden cumplirse mediante el uso de estrategias de concesión de licencias que fomentan la competencia y reducen los precios. Se utilizan muchos tipos de acuerdos para proteger y gestionar la propiedad intelectual (PI). Estos incluyen acuerdos de confidencialidad, transferencia de material, desarrollo (en el que el titular de la licencia es responsable del desarrollo adicional), desarrollo conjunto (en el que dos partes colaboran en el desarrollo continuo) y distribución. La mayoría de los acuerdos son entre dos partes, pero algunos pueden involucrar a tres o más partes. La agencia del sector público o la parte negociadora pueden proporcionar el primer borrador de un acuerdo de negociación.
Quienquiera que escriba el primer borrador a menudo tiene la ventaja, por lo que las agencias del sector público deberían, siempre que sea posible, tomar la iniciativa para preparar el acuerdo. Independientemente de quién proporcione el primer borrador, la propuesta debe adherirse al principio de buenas negociaciones: ofrezca un acuerdo que usted estaría dispuesto a firmar, si fuera la otra parte. Un buen acuerdo beneficia a ambas partes.
Para que un acuerdo funcione, las dos partes deben confiar entre sí y mantener esta confianza durante la implementación del acuerdo.
Además, con un alto nivel de confianza, una solicitud para renegociar por cualquiera de las partes puede recibirse mejor si las circunstancias cambian. Finalmente,
El uso y limitaciones de los acuerdos de plantilla
El capítulo proporciona una serie de plantillas o acuerdos de muestra para cada tipo principal de contacto. La versión en línea de este Manual también proporciona muchos acuerdos de diferentes instituciones de países de todo el mundo. Cada uno de estos acuerdos se puede descargar en formatos Microsoft Word o Adobe PDF. Evidentemente, ningún acuerdo de plantilla puede ni debe considerarse como el acuerdo "correcto" o "mejor". Cualquier acuerdo debe incluir, específicamente, el acuerdo alcanzado entre las partes, y un buen acuerdo para todas las partes dependerá del propósito del acuerdo y del contexto en el que se lleve a cabo.
Cuestiones
Los acuerdos de plantilla son meramente ilustrativos y posiblemente se conviertan en un punto de partida para discusiones y negociaciones.
En la discusión de los acuerdos en la Sección 3, se hace referencia especial a las cláusulas de uso humanitario cuando sea apropiado y relevante. Se debe tener en cuenta que los acuerdos modelo son útiles cuando se utilizan con criterio y como punto de partida en el proceso total que termina en un acuerdo final entre las partes. Un acuerdo de plantilla puede ser más o menos completo, pero las cláusulas siempre tendrán que ser cambiadas, eliminadas o agregadas.
Sin embargo, es útil para cualquier organización desarrollar sus propios acuerdos de plantilla que incluyan los elementos principales que se utilizan regularmente. El borrador del acuerdo final debe ser revisado por el abogado de la institución antes de la firma (y en algunos casos incluso antes de enviarlo a la otra parte para su revisión). La versión en línea de este manual1 incluirá una sección con varios cientos de acuerdos descargables real de muchas instituciones diferentes.
Principales tipos de acuerdos
Dos partes que establecen una relación de trabajo a largo plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) podrían firmar una serie de acuerdos, o podrían firmar uno o dos acuerdos que combinen varios acuerdos dentro de ellos. La siguiente lista aparece aproximadamente en el orden en que se firmarían los acuerdos cuando dos partes participan en el desarrollo y distribución de un producto nuevo o mejorado.
Acuerdos de confidencialidad
La información confidencial probablemente formará parte de las discusiones para establecer relaciones comerciales que involucren productos de salud patentados. Dicha información confidencial podría referirse a datos de laboratorio y otros datos de investigación, fuentes de materiales, métodos de producción, la naturaleza de los acuerdos de licencia, diseño detallado de equipos especializados, requisitos de capacitación del personal, países en los que el desarrollador desea vender el producto y pronto. Es aconsejable concluir un acuerdo de confidencialidad antes de iniciar discusiones serias sobre una relación con la otra parte.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte del objetivo obvio de proteger la información confidencial, dicho acuerdo garantiza que ambas partes traten con seriedad las discusiones. Un acuerdo para transmitir y proteger información confidencial es una medida de la disposición de ambas partes para proceder. Esto es especialmente importante para la parte que recibe información confidencial. Deben poder hacer cualquier pregunta razonable y esperar una respuesta bastante detallada.
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Sin un acuerdo de confidencialidad, la otra parte puede negarse a proporcionar información que considere sensible. Es más difícil negociar un acuerdo de confidencialidad después de que hayan comenzado las negociaciones, especialmente si se ha dañado la confianza.
Contrato de transferencia de materiales
Antes de aceptar firmar una licencia para un mayor desarrollo del producto, un posible licenciatario puede desear evaluar los nuevos materiales o productos para ver si funcionan bien en sus manos.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Aunque los otorgantes de licencias deben estar dispuestos a proporcionar muestras, tienen interés en asegurarse de que el posible licenciatario no haga un mal uso de las muestras. El uso indebido puede implicar pasar una parte de la muestra a un tercero o usar la muestra para generar material adicional para uso futuro sin tener que concluir una licencia. Generalmente se recomienda que las organizaciones de investigación del sector público utilicen un Acuerdo de Carta Simple.3 o el Acuerdo de Transferencia de Materiales Biológicos Uniformes y el formato de la Carta de Implementación desarrollado por los Institutos Nacionales de la Salud.4 En los casos en que se necesita transferir una gran cantidad de materiales de manera regular, como los fitomejoradores, un simple acuerdo de transferencia de material, como el desarrollado por la Red Internacional para la Evaluación Genética del Arroz (INGER), diversos sistemas nacionales de investigación y extensión agrícola en Asia y el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) podrían ser los más apropiados.
Invitaciones para colaborar
Para lograr sus objetivos de desarrollo de productos, un instituto de investigación a menudo necesitará colaborar con otra organización.
Esta necesidad puede surgir en cualquier momento, desde estudios de laboratorio hasta la obtención de licencias y la distribución.
Por ejemplo, cuando un programa de investigación del sector público requiere productos prototipo para ensayos clínicos, es probable que tenga que encontrar un socio porque la mayoría de los centros de investigación del sector público carecen de instalaciones de producción de alta calidad. Del mismo modo, para muchas enfermedades desatendidas en los países en desarrollo, no se dispone de diagnósticos altamente específicos, altamente sensibles y asequibles, por lo que puede ser necesaria la colaboración cuando se requieren diagnósticos para la vigilancia o los ensayos clínicos. Los colaboradores son una parte tan importante del desarrollo exitoso que las instituciones de investigación del sector público deben tener un proceso completo para identificarlos. Los colaboradores pueden solicitarse a través de Invitaciones a la colaboración, que debe distribuirse ampliamente en revistas internacionales u otros medios, incluida Internet y la página de inicio de Internet de una organización.
Los resúmenes de los objetivos de la colaboración también podrían incluirse en la invitación.
Las respuestas a una invitación deben revisarse de acuerdo con criterios bien definidos, y todos los solicitantes deben recibir un informe sobre el resultado del proceso. Un proceso abierto y transparente (con la protección adecuada de la información confidencial) establecerá una reputación de imparcialidad.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): A veces, la contratación exclusiva de una de las entidades colaboradoras puede ser apropiada debido a la capacidad indiscutible de una organización para emprender el trabajo de manera rápida, efectiva y económica.
Sin embargo, los casos de contratación exclusiva deben estar claramente documentados, y la gerencia debe poder explicar claramente por qué se eligió la ruta de fuente única. Una vez que se haya identificado a un colaborador, será oportuno negociar un acuerdo de co-desarrollo.
Acuerdos de co-desarrollo
Si la investigación y el desarrollo han alcanzado una etapa en la que extender el trabajo requiere capacidades adicionales que una institución de investigación del sector público carece o no desea asignar, entonces la institución querrá celebrar un acuerdo de desarrollo conjunto con un socio identificado a través del proceso de Invitación a la Colaboración. Los acuerdos de co-desarrollo varían ampliamente con respecto a la medida en que el propietario original o el desarrollador del producto retiene el control sobre el producto. Un inventor solitario sin capacidad de desarrollo puede tener muy poco control sobre lo que sucede con el producto una vez que el co-desarrollador entra en escena.
Por otro lado, una gran empresa que ha completado prácticamente todo el desarrollo de un producto, y solo necesita, por ejemplo, probar clínicamente el producto en una nueva dosis, puede mantener un control casi completo (en tales casos, la empresa puede simplemente ejecutar un subcontrato con la organización de ensayos clínicos). Un acuerdo de desarrollo conjunto definirá la naturaleza del producto final u otro producto buscado, el rol de cada parte en el proceso de desarrollo, los recursos (financieros, de personal e institucionales) que cada parte invertirá, el proceso mediante el cual se gestionará el proyecto, los objetivos intermedios (hitos) y el calendario, y las disposiciones para compartir el éxito o el fracaso del esfuerzo. De particular importancia es el sistema de gestión de proyectos. Es común establecer un comité de gestión de proyectos compuesto por personal de cada parte. El número de miembros de cada parte, la autoridad del comité, la frecuencia de las reuniones y los requisitos para los informes escritos se especificarán en el acuerdo (consulte el Apéndice de esteManual para un acuerdo de co-desarrollo de muestra).
Acuerdo de licencia de tecnología
Estos son los tipos más comunes de acuerdos negociados por las universidades.
Permite que una parte use, fabrique o venda productos relacionados con la propiedad intelectual de la otra parte. El acuerdo tiene términos que definen la duración del período de validez de la licencia; los mercados (territorio) en los que el licenciatario puede hacer, usar o vender el producto; si se permiten o no las sublicencias; la naturaleza y el monto de los honorarios y regalías iniciales; y si el licenciante tiene o no derechos sobre cualquier mejora desarrollada por el licenciatario. Muchos otros términos pueden aparecer en un acuerdo de licencia. Consulte el Apéndice para obtener un ejemplo de acuerdo de licencia de tecnología y las Secciones 11 y 12 de este Manual contienen muchos capítulos que tratan sobre elementos específicos de las licencias.
Acuerdo de distribución
Los acuerdos de distribución le permiten al licenciatario recibir un producto de un licenciante o comprar un producto de un tercero para su distribución en un mercado definido bajo una serie de condiciones que involucran precio, cantidades, calidad, etiquetado, regalías, etc. El acuerdo a menudo permite al distribuidor organizar ensayos clínicos, presentar la documentación requerida a la autoridad nacional de licencias y preparar y llevar a cabo la promoción de productos. Un instituto de investigación del sector público, por ejemplo, puede llevar a cabo negociaciones o pactos para que un diagnóstico sea fabricado por una empresa comercial que no esté interesada en comercializar el diagnóstico en cualquiera o en todos los territorios. Debido a que colocan un producto valioso en manos de una segunda parte, los acuerdos de distribución se tratan con mucho cuidado, especialmente en las fases de negociación e implementación de dichos acuerdos.
En casos de medicamentos, vacunas y diagnósticos, una licencia otorga al titular de la licencia el derecho a obtener un permiso reglamentario para vender el producto en un mercado determinado.
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Si la licencia se cancela debido a que el licenciatario no realiza o pierde interés en el producto, el licenciante y un nuevo licenciatario pueden tener dificultades para obtener un nuevo permiso de la autoridad reguladora. Es posible que tengan que repetir muchas actividades costosas con los retrasos del asistente. Una forma de abordar este problema potencial, si la ley local lo permite, es exigir que la licencia reglamentaria sea transferible a un tercero seleccionado por el licenciante. Un acuerdo de distribución también puede ser el primer paso en la construcción de una relación a largo plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) que puede llevar a acuerdos de licencia de tecnología y acuerdos de desarrollo conjunto adicionales. El apéndice de esteEl manual contiene un acuerdo de distribución de muestra. Autor: Williams, 2007
Elementos estándar de los acuerdos
"Recitales", preámbulos y cláusulas
Al exponer las motivaciones y los objetivos generales de las partes, esta sección de apertura es importante, particularmente en los acuerdos entre agencias del sector público y privado. Documenta que las partes creen que sus motivaciones y metas son complementarias, y debido a que el objetivo de un acuerdo es tener un resultado de ganar-ganar, esta sección debe establecer el tono correcto e indicar claramente las razones por las que las partes entran en el acuerdo.
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Si alguna vez surge una disputa entre las partes, la información en esta sección introductoria podría ser invaluable si la disputa termina en un arbitraje o litigio.
Las partes
Las partes son aquellas personas, empresas o instituciones que voluntariamente firman un acuerdo. La mayoría de las veces, hay dos partes, pero el número puede ser más de dos. El acuerdo puede ser entre dos instituciones o dos individuos, o una institución y un individuo. Es importante tener en cuenta que si una de las partes es una institución, entonces toda la institución está obligada por el acuerdo. Tenga en cuenta que los nombres incorporados de las instituciones involucradas, así como su sede, se incluyen en la lista de nombres y direcciones de las partes.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Algunas organizaciones tienen oficinas regionales o subsidiarias con autoridad para celebrar acuerdos. Las direcciones aquí pueden ser diferentes de las direcciones a las que se deben enviar las notificaciones o los datos.
Definiciones
Cualquier acuerdo se basa en el significado de las palabras escritas. Muchas palabras o frases son "términos del arte" legales que no requieren definiciones si el uso es estándar dentro del campo correspondiente. La inclusión de una sección de definición permite a un abogado, al redactar un acuerdo, utilizar el lenguaje del acuerdo de manera precisa, clara y coherente, sin desviaciones ni en la forma de los términos ni en sus significados.
Por ejemplo, como término legal del arte, el término infante se refiere a cualquier niño hasta la edad adulta, no solo un bebé, y una "corporación extranjera" es una sociedad incorporada en cualquier jurisdicción, no necesariamente otro país.
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Si existe alguna duda sobre si se entenderá un término, es aconsejable definirlo para evitar confusiones posteriores.
Confidencialidad
La información confidencial divulgada en forma tangible se maneja con mucho cuidado. La información se coloca en un archivador seguro y cerrado o en una computadora protegida con contraseña y está marcada como "CONFIDENCIAL".
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Solo el personal cubierto por el acuerdo de confidencialidad tiene acceso al material. Deben completar un formulario de pago cuando retiren el material o, con materiales digitales, se debe hacer un registro de los materiales a los que se accede. La información transmitida por vía oral debe ponerse por escrito poco después de que se haya proporcionado y el formulario escrito se haya registrado y entregado según corresponda. Los científicos comúnmente discuten los resultados de la investigación libremente y tratan de publicarlos pronto.
Sin embargo, si la generación de propiedad intelectual es un objetivo importante, los científicos deberán considerar cómo pueden difundir sus hallazgos mientras ayudan a producir la propiedad intelectual. Una forma de superar esta dificultad es que las oficinas de administración de IP evalúen rápidamente si patentar un nuevo descubrimiento.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Algunas oficinas de transferencia de tecnología pueden completar dicha evaluación en 30 días, lo que no demora injustificadamente la presentación o publicación del trabajo.
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Siempre se debe recordar que la información confidencial tiene un valor comercial y su divulgación inadecuada puede causar daños sustanciales. El propietario original de la información confidencial podría solicitar daños financieros por la divulgación no autorizada de información confidencial. Divulgar información confidencial también puede ser motivo para rescindir el acuerdo. Una forma de superar esta dificultad es que las oficinas de administración de IP evalúen rápidamente si patentar un nuevo descubrimiento.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Algunas oficinas de transferencia de tecnología pueden completar dicha evaluación en 30 días, lo que no demora injustificadamente la presentación o publicación del trabajo.
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Siempre se debe recordar que la información confidencial tiene un valor comercial y su divulgación inadecuada puede causar daños sustanciales.
Territorio y exclusividad
En un acuerdo de licencia, el territorio es la región geográfica en la que se le permite al licenciatario hacer, usar o vender el producto.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Aplicando principalmente a los acuerdos de distribución, un territorio puede ser una parte de un país, un país entero, varios países o el mundo entero. La exclusividad determina si el licenciatario tendrá que compartir el territorio con uno o más de los demás licenciatarios de los mismos productos. Los licenciantes otorgan licencias no exclusivas para estimular la competencia entre los licenciatarios y para proporcionar distribuidores alternativos en caso de que uno de ellos falle.
Para productos de salud, un licenciante rara vez otorga algo que no sea una licencia exclusiva cuando la licencia es para el territorio limitado de un solo país. Una razón para esto es el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) y el tiempo necesarios para obtener la aprobación de la autoridad nacional de licencias. En general, los licenciatarios desean la mayor parte del territorio y el nivel más alto de exclusividad. Esto les brinda la mayor oportunidad de explotar mercados, buscar ganancias y mantener alejados a los competidores.
Además, generalmente disminuye el riesgo del licenciatario. Con un licenciatario no comprobado, es prudente limitar tanto el territorio como la exclusividad al mínimo necesario para que el proyecto tenga éxito (al menos inicialmente). Es una pesadilla para el licenciante pasar varios años trabajando con un licenciatario para que no logre desarrollar el mercado del producto. Un término medio de compromiso es que el licenciante otorgue niveles crecientes de territorio y exclusividad a medida que el titular de la licencia logra varios hitos de desempeño.
Por ejemplo, el titular de la licencia podría recibir una licencia para un nuevo territorio después de completar con éxito un plan de marketing para ese territorio e invertir algunos niveles básicos de fondos para implementar el plan.
O se podría requerir que un licenciatario pague una tarifa de licencia por cada territorio adicional otorgado. La cantidad debe ser lo suficientemente grande para garantizar que el titular de la licencia querrá proteger la cantidad pagada al desarrollar realmente el mercado en el nuevo territorio. Una buena regla general es que una licencia debe otorgarse solo cuando es probable que el titular de la licencia pueda desarrollar ese mercado. Una consideración clave para el licenciante es calcular el tamaño de mercado mínimo necesario para alcanzar sus objetivos financieros con el producto. Un problema con las licencias exclusivas es que de hecho forman monopolios,
Responsabilidad del producto
La responsabilidad del producto es cada vez más importante. Una vez que se trata de un problema que preocupa principalmente en los Estados Unidos, la responsabilidad del producto se está convirtiendo en un problema tanto en Europa como en el resto del mundo.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Afecta muchos aspectos del negocio de productos de salud, desde la realización de ensayos clínicos hasta los precios de los productos, que se incrementan para cubrir el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) del seguro propio de responsabilidad. Todos los fabricantes y distribuidores de productos de salud deben preocuparse por la seguridad de sus productos. Existe la posibilidad de que un producto dañe a un individuo. Los productos preventivos (por ejemplo, las vacunas) son la causa de mayor preocupación que las terapias, ya que las primeras se administran a individuos sanos. Cuando un producto de salud daña a una persona, es razonable que esa persona sea compensada por la lesión.
La forma de compensación, sin embargo, variará dependiendo del país. Desafortunadamente, en los países desarrollados, la "responsabilidad del producto" se ha convertido, hasta cierto punto, en un tipo de lotería: los individuos buscan enormes premios basados más en la capacidad de la empresa para pagar que en las pérdidas reales.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): A veces, los premios son tan grandes que la propia supervivencia de la empresa se ve amenazada. Esta situación ha hecho que las empresas sean bastante defensivas con respecto a la responsabilidad, Al negociar una licencia, la pregunta clave con respecto a la responsabilidad es: ¿quién debe aceptar la responsabilidad del producto y para qué? Para algunos asuntos la respuesta es clara. Un fabricante, por ejemplo, debe ser responsable de cumplir con las buenas prácticas de fabricación y debe ser responsable de cualquier lesión causada por errores en el proceso de producción.
Un licenciador del sector público generalmente espera que el titular de la licencia asuma la mayor parte de la responsabilidad, ya que el licenciatario vende el producto. Un licenciante puede, como condición para otorgar la licencia, aceptar la responsabilidad del posible titular de la licencia, lo que supone una carga especial para el titular de la licencia para evaluar cuidadosamente las posibles implicaciones de responsabilidad del producto. Es extremadamente raro que un licenciante sea llevado a una demanda de responsabilidad.
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Si es acusado, es aún más raro que un licenciante sea encontrado responsable. Incluso si un licenciatario mantiene al licenciante inofensivo, hacerlo no evitaría que el licenciante sea nombrado en una demanda. Los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de defender una demanda, especialmente en los Estados Unidos y Europa, pueden ser muy altos, a veces casi tan dañinos como un juicio de responsabilidad en sí.
Desarrollos
Por lo tanto, el licenciante debe solicitar, y hacer que esto se especifique en el acuerdo, que el titular de la licencia cubra todos los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) incurridos, dentro de límites razonables, por el licenciante en la defensa de un caso de responsabilidad. El seguro está disponible para cubrir solo los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) legales de la defensa. El licenciante debe solicitar una prueba de que el titular de la licencia ha obtenido un seguro de responsabilidad civil y que el seguro se mantiene vigente. La responsabilidad es un tema extraordinariamente importante, y se aconseja a los grupos de investigación del sector público que obtengan un asesoramiento profesional de alta calidad.
Honorarios por adelantado y regalías
Una licencia transfiere valor. Las tarifas iniciales y los royalties, por lo tanto, son el precio acordado que representa ese valor. Dado que las licencias no se negocian en mercados abiertos, donde el precio se puede establecer a través de la oferta y la demanda, cada negociación es única y refleja las evaluaciones de cada parte. Un licenciante tendrá varias consideraciones.
Primero, el licenciante querrá, como mínimo, recuperar el gasto, o una parte razonable de los costos, ya invertidos en el producto.
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Segundo, el licenciante querrá generar un flujo constante de ingresos. Las tarifas iniciales tienen que equilibrar dos problemas.
Primero, deben ser lo suficientemente altos, si es posible, para satisfacer la necesidad del licenciante de obtener ingresos a corto plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) y asegurar que el titular de la licencia está buscando seriamente desarrollar el producto.
En segundo lugar, no deben ser tan altos como para limitar la capacidad del licenciatario para invertir en el producto y convertirlo en un éxito.
Otros factores a considerar son la vida útil esperada del producto y la vida útil de los derechos de propiedad intelectual que se conceden. Cuanto más corta sea la vida útil de un producto (debido a que se espera que otros productos mejores surjan rápidamente), menos podrá el licenciante solicitar tarifas iniciales y, en menor medida, regalías.
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Si la licencia se basa en una patente, al final de la vida de la patente, el nivel de regalías puede disminuir o la licencia puede incluso caducar. El término de la licencia es más complicado cuando la licencia es para conocimientos técnicos. Un enfoque razonable pero complicado para tales licencias es hacer que la regalía disminuya con el tiempo y finalmente llegue a cero cuando ambas partes acuerdan que el know-how (véase la información relativa a secreto industrial) ya no es valioso.
Tal evento puede ocurrir cuando el licenciante deja de usar el know-how.
Pero si el know-how (véase la información relativa a secreto industrial) es esencial para fabricar y vender con éxito el producto durante toda su vida útil, no hay razón para que cambien las regalías.
Además, un licenciante puede realizar cambios continuos en el know-how (véase la información relativa a secreto industrial) y transmitirlos al licenciatario.
En esta situación, las regalías pueden ser recogidas por un tiempo muy largo. Habiendo dicho todo esto, es importante recordar que el objetivo de las estrategias de licencia que se analizan aquí es maximizar los beneficios para el sector público. Las posibles tarifas y regalías iniciales deben considerarse simplemente como dos formas de extraer valor para el sector público, y quizás no de las formas más deseables.
Arbitraje
Los acuerdos exitosos se basan en relaciones de confianza, y ambas partes en un acuerdo deben trabajar para mantener la confianza en la implementación del acuerdo.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Algunos acuerdos, generalmente los negociados entre dos partes en el mismo país, pueden permitir que las disputas se resuelvan en los tribunales. La práctica más común, sin embargo, es utilizar el arbitraje. Los temas que se deben considerar aquí son el número de árbitros, cómo se eligen, sus reglas de operación, el lugar donde se llevará a cabo el arbitraje, qué parte asumirá los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) del proceso de arbitraje (o qué participación tendrá cada parte), y si el arbitraje debe o no debe ser administrado por una institución de arbitraje. En una formulación, se utilizan tres árbitros. Cada parte elige una, y los dos árbitros, así elegidos, eligen la tercera. El tercer árbitro es el presidente del panel. Los árbitros pueden operar de acuerdo con varias reglas. Un conjunto internacional de reglas es una referencia común, y muchas instituciones de arbitraje tienen sus propias reglas de arbitraje.
Además, la mayoría de los países tienen leyes que rigen los procedimientos arbitrales llevados a cabo en su territorio. Estas leyes deben ser consideradas cuidadosamente al elegir el escenario arbitral. La ubicación también es importante debido a los costos.
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Si el arbitraje se lleva a cabo en las oficinas de una de las partes, la otra parte tendrá que incurrir en costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) para estar presente en los procedimientos. La asignación de costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) se puede especificar en el acuerdo, o los árbitros pueden asignar los costos. El arbitraje puede ser muy costoso, lo que aconseja sustancialmente que las primeras negociaciones sean llevadas a cabo con cierta profundidad en sus conclusiones.
Plazo y terminación
El término y las cláusulas de terminación especifican el término sobre el cual un acuerdo debe durar. La fecha de inicio puede ser una fecha de calendario específica o, más generalmente, la fecha en la que se aplica la última firma. Es posible que se aplique una fecha específica cuando ciertos asuntos tributarios específicos del calendario son importantes o cuando es esencial garantizar que una de las partes no demore el inicio del acuerdo. La terminación es un tema mucho más complejo. Una disposición de terminación estándar debe incluir casos en los que una parte incumple una parte del acuerdo. La parte que sienta que ha habido una infracción por parte de la otra parte deberá enviar una notificación de incumplimiento.
Por lo general, se proporciona un período de tiempo durante el cual la parte que supuestamente incumple puede corregir la infracción o probar que no se ha producido una infracción.
Además, dado que las circunstancias pueden cambiar, puede ser conveniente permitir que una o ambas partes rescindan el acuerdo luego de la expiración de un período de notificación definido (por ejemplo, 60 días).
Puede ser deseable definir las circunstancias bajo las cuales se permite dicha terminación.
Jurisdicción, garantías, avisos
El acuerdo especificará que, en el caso de una disputa, las leyes se aplicarán en un país, estado o provincia en particular. La jurisdicción generalmente será la del licenciante, aunque puede haber razones para tener una tercera ubicación neutral. Cada parte del acuerdo debe garantizar que tiene la autoridad para hacer lo que está contenido en el acuerdo.
Por ejemplo, si el acuerdo es una licencia de patente, el licenciante garantizará que posee la patente y que no tiene conocimiento de ninguna infracción de la patente.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): A la inversa, esta garantía puede incluir que el licenciatario no pueda responsabilizar al licenciante por cualquier infracción desconocida que pueda descubrirse. Las garantías son a menudo simétricas (es decir, cada parte garantiza las mismas cosas). Un acuerdo especificará el nombre, la dirección y otra información de contacto de las personas o posiciones dentro de cada parte a la que deben dirigirse las comunicaciones oficiales. La cláusula de notificación también puede especificar si el fax y los documentos electrónicos son aceptables.
Otras cláusulas potencialmente importantes
En ciertos tipos de acuerdos o jurisdicciones, las siguientes cláusulas pueden ser de particular importancia:
Disposiciones ilegales / inaplicables
En algunas jurisdicciones, podría ser recomendable incluir ciertas limitaciones: Si cualquier tribunal de jurisdicción competente considerara posteriormente que alguna de las disposiciones de este Acuerdo no es válida, ilegal o no se puede hacer cumplir, dichas disposiciones se considerarán separadas de este Acuerdo.
Todas las demás disposiciones, derechos y obligaciones continuarán sin tener en cuenta la disposición separada, siempre que las disposiciones restantes de este Acuerdo estén de acuerdo con las intenciones de las Partes.
Declaración de integridad
Muchas organizaciones tienen más de un acuerdo con un tercero específico en su lugar.
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Si ese es el caso, entonces los acuerdos que existían anteriormente deberían citarse siempre que sea posible y revisarse para verificar su coherencia con cualquier nuevo acuerdo.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Alternativamente, el acuerdo puede estar limitado al propósito que se ha definido previamente. El lenguaje típico podría leerse: Lo anterior constituye el Acuerdo completo y completo sobre este Propósito por y entre las Partes.
Derecho de los sujetos
En la sección de la ley de sujetos, las Partes aclaran dónde desean que se interprete y adjudique un acuerdo. Dicha determinación no siempre es necesaria, pero puede dificultar la interpretación en el futuro, especialmente si las Partes están ubicadas en países diferentes.
Firmantes
Los representantes con autoridad para vincular a sus respectivas instituciones son las personas que deben firmar acuerdos. Es recomendable incluir el título de la persona para dejar en claro que la persona está representando a la Parte y no está firmando el acuerdo como una entidad independiente. En algunos casos, más de un representante de cada parte debe firmar un acuerdo.
Por ejemplo, cuando los materiales se transfieren a un laboratorio de un científico específico, es importante asegurarse de que el científico esté plenamente consciente de las obligaciones para que el científico pueda ser incluido como signatario. Además, en un entorno universitario, diferentes departamentos o incluso entidades legales pueden tener ciertas responsabilidades con respecto a la concesión de licencias y la concesión de licencias.
Por ejemplo, una oficina de programas patrocinados puede ser responsable de los materiales entrantes, mientras que una fundación que comercializa invenciones universitarias también puede tener un interés en el acuerdo.
En tales casos, puede haber signatarios que representen al menos tres entidades, una de las cuales puede incluir el científico jefe.
Conclusiones
Ningún acuerdo será perfecto. Evidentemente, hay acuerdos buenos y no tan buenos (e incluso acuerdos mal redactados o altamente ineficaces). Las mejores pueden tomar más tiempo para negociar, pero la buena noticia es que cada vez que un acuerdo ha sido desarrollado exitosamente por dos partes, el proceso se vuelve más fácil.
Tomarse el tiempo para pensar y discutir los términos de un acuerdo ayuda a fomentar la comunicación entre los socios.
Tal actividad, especialmente si se lleva a cabo desde el principio, establece el proyecto en un camino hacia el éxito.
En cualquier caso, el aspecto crítico de cualquier acuerdo es lo que hacen las partes después de que se haya firmado el acuerdo; Un acuerdo siempre debe ser visto como el comienzo de una relación larga y mutuamente beneficiosa. Autor: Williams, 2007