Marca de la Unión Europea
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial y derecho de autor, en esta revista de derecho de empresa.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la propiedad intelectual e industrial, sobre la marca de la UE.
Te explicamos, en relación al derecho de autor y la propiedad industrial, qué es, sus características y contexto.
Visualización Jerárquica de Marca de la UE
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A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Marca de la UE
Véase la definición de Marca de la UE en el diccionario.
Marca de la UE en Derecho
2. La evolución del derecho Como casi ningún otro ámbito del Derecho privado, el Derecho de marcas (véase más detalles) ha experimentado una europeización fundamental desde la década de 1990.
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Si bien la atención del Tribunal cristalizó inicialmente en torno al art. 30 CE (art. 36 TFUE), la promulgación de la Directiva sobre marcas 89/104 (ahora Dir 2008/95) y del Reglamento sobre la marca comunitaria 40/94 (ahora Reg 207/2009) han desencadenado una avalancha de decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) (y, en el caso de la marca comunitaria, también del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE)) sobre el derecho de marcas, haciendo imposible responder a cuestiones centrales del derecho de marcas sin hacer referencia a la jurisprudencia del TJCE. El éxito del Derecho de la UE en este ámbito puede explicarse por dos factores.
Por un lado, la Directiva sobre marcas -aunque limita retóricamente la armonización "a las disposiciones nacionales de Derecho que más directamente afecten al funcionamiento del mercado interior" (considerando 4 Dir 2008/95)- prevé de hecho una armonización exhaustiva de las condiciones de obtención y tenencia de una marca registrada y de los motivos de denegación de una marca (considerando 8 Dir 2008/95, TJCE Asunto C-363/99 - Koninklijke KPN Nederland [2004] REC I-1619 párrafo 78) así como una "armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por una marca y, en consecuencia, define[n] los derechos de los titulares de marcas en la Comunidad" (Arts 5-7 Dir 2008/95, TJCE Asunto C-16/03 - Peak Holding [2004] REC I-11313 párrafo 30). Los ámbitos significativos que quedan fuera del alcance del Derecho de la UE son únicamente la protección de las marcas no registradas (art. 1, considerando 5 Dir 2008/95) y la mayoría de las cuestiones de procedimiento (considerandos 6, 9, 11 Dir 2008/95, para los recientes esfuerzos de armonización TJCE Asunto C-405/03 - Class International [2005] REC I-8735 párrafos 73 y ss y propiedad intelectual (observancia)).
Otra razón del éxito del Derecho de la UE parece ser la voluntad de los tribunales nacionales de remitir cuestiones al TJCE, una voluntad en la que puede influir la especialización de los tribunales y abogados en este ámbito y que, naturalmente, es beneficiosa para el desarrollo de un Derecho supranacional autónomo. En los últimos años, la voluntad de utilizar el procedimiento del artículo 267 TFUE/234 CE parece haberse extendido a ámbitos vecinos como los derechos de autor y la competencia desleal, lo que puede dar lugar a que todo este ámbito se convierta en precursor de la armonización europea. Otra evolución notable es la creciente comercialización del derecho de marcas. Esto encuentra su expresión en la importancia de las marcas como activo de una empresa, un activo que puede suponer hasta el 70% del valor de la empresa. Los derechos de marca también están emergiendo como activos comercializables independientes que pueden transferirse "independientemente de cualquier transferencia de la empresa, respecto de algunos o todos los productos o servicios para los que esté registrada" (Art 17(1) Reg 207/2009; véase también Art 21 TRIPS; § 27(1) German Markengesetz; Art L 714-1 Code de la propriété intellectuelle; s 24(1) Trade Marks Act 1994; § 11(1) Austrian Markenschutzgesetz; Art 46(2) Ley de Marcas 17/2001). Por último, los últimos años parecen indicar una cierta tendencia a la expansión de la protección de las marcas que está siendo contrarrestada -al menos hasta cierto punto- por la jurisprudencia del TJCE.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): A modo de ejemplo, la redacción abierta del art. 2 Dir 2008/95 ("cualesquiera signos que puedan ser objeto de una representación gráfica") permite (a diferencia de algunas legislaciones nacionales anteriores, como la Warenzeichengesetz alemana) la protección de nuevas formas de marcas, como las marcas tridimensionales o las marcas consistentes en signos sonoros, colores per se, sabores, signos olfativos o impresiones táctiles.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): A pesar de la redacción abierta del art. 2 Dir 2008/95, al TJCE le preocupaba la exclusividad inherente al derecho de marca, de la que -si se ampliaba a materias no específicas como las meras propiedades del producto- el titular de la marca podría obtener una ventaja competitiva desleal, ya que podría impedir que sus competidores comercializaran productos con propiedades similares (TJCE, asunto C-321/03 - Dyson, Rec. 2007, p. I-687, apartados 38 y siguientes; véase más adelante el apartado 3.
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): A)). Una evolución similar parece haberse producido en lo que respecta a la interpretación de la expresión "utilización en el tráfico económico en relación con productos o servicios" del art. 5 (1,2) Dir 2008/95. Mientras que las primeras decisiones parecían indicar una interpretación amplia de la definición de "uso" (TJCE, asunto C-63/97 - BMW/Deenik, Rec. 1999, p. I-905, apartado 39), las sentencias más recientes adoptan una postura más diferenciada (TJCE, asunto C-2/00 - Hölterhoff, Rec. 2002, p. I-4187, apartados 16 y siguientes; TJCE, asunto C-17/06 - Céline, Rec. 2007, p. I-7041, apartado 23): "existe uso "en relación con productos o servicios" (...) cuando el tercero utiliza dicho signo de tal manera que se establece un vínculo entre el signo que constituye la denominación social, el nombre comercial o el rótulo de establecimiento del tercero y los productos comercializados o los servicios prestados por el tercero") que aún no ha encontrado sus contornos definitivos. En una postura similar, el Tribunal de Luxemburgo ha ampliado las limitaciones del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/95 a los nombres comerciales (TJCE, asunto C-245/02 - Anheuser Busch, Rec. 2004, p. I-10989, apartado 81), limitando así el alcance de la protección de las marcas. En el futuro, será vital para el éxito continuado del derecho europeo de marcas que el TJCE garantice su aplicación uniforme y promueva la seguridad jurídica proporcionando orientaciones claras a los tribunales nacionales. El tribunal europeo debería resistir la tentación de evitar cuestiones difíciles dando respuestas abiertas o evasivas en respuesta a las referencias nacionales en virtud del artículo 267 TFUE/234 CE o, peor aún, delegar la decisión de nuevo en los tribunales nacionales. Junto a la interpretación y el desarrollo del derecho de marcas de la UE, se pedirá cada vez más al TJCE que defina la relación entre el derecho de marcas y los ámbitos afines, teniendo así que desarrollar el creciente corpus de legislación secundaria fragmentaria de la UE en un sistema coherente de regulación del mercado europeo (para la relación con la competencia desleal, asunto C-533/06 del TJCE - O2, Rec. 2008, p. I-4231, apartados 51 y 69; asunto C-487/07 del TJCE - L'Oréal, Rec. 2009, p. I-5185, apartados 72 y siguientes; publicidad, comparativa). 3. Los contornos del Derecho europeo de marcas El Derecho de marcas de la UE descansa básicamente sobre tres pilares: la Directiva 2008/95 de la UE sobre marcas, el Reglamento 207/2009 sobre la marca comunitaria y la Directiva 2004/48 de la UE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (observancia). El texto siguiente se centra en la Dir 2008/95, ya que los demás instrumentos se presentan en otras partes de esta obra. Cabe añadir que la Dir 2008/95 es en gran parte idéntica al Reglamento sobre la marca, lo que permite transferir la jurisprudencia de un instrumento a otro. a) Signos que pueden constituir una marca Según el art. 2 Dir 2008/95, "podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica (...), con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas". Esto puede incluir una marca consistente en un "signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente", como los signos olfativos, "siempre que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de imágenes, líneas o caracteres, y que dicha representación sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva", TJCE Asunto C-273/00 - Sieckmann [2002] REC I-11737 párrafo 55 (signos olfativos); TJCE, asunto C-104/01 - Libertel, Rec. 2003, p. I-3793, apartados 28 y siguientes (color per se); TJCE, asunto C-283/01 - Shield Mark, Rec. 2003, p. I-14313, apartados 55 y siguientes (signos sonoros). b) Causas de denegación o de nulidad Las causas de denegación o nulidad de una marca se encuentran en los arts. 3 y 4 Dir 2008/95. Mientras que el Art 3(1) Dir 2008/95 establece motivos obligatorios de denegación, los motivos del Art 3(2) Dir 2008/95 son potestativos para los Estados miembros. Los motivos absolutos de denegación de registro del Art 3 persiguen diferentes objetivos de interés público. En primer lugar, el requisito de carácter distintivo del art. 3.1.b) Dir 2008/95 y la exclusión de las marcas que se hayan convertido en habituales (art. 3.1.d) Dir 2008/95) tienen por objeto impedir el registro de marcas que sean incapaces de cumplir la función esencial de una marca, a saber, distinguir el producto o servicio de una empresa de otros que tengan un origen diferente (TJCE Asunto C-329/02 P - SAT.1 [Rec. 2004, p. I-8317, apartado 23; TJCE, asunto C-517/99 - Merz & Krell, Rec. 2001, p. I-6959, apartado 28). No obstante, no se denegará el registro de una marca no distintiva si, "como consecuencia del uso que se haya hecho de la misma, hubiera adquirido un carácter distintivo" (art. 3, apdo. 3, Dir 2008/95). Este es el caso cuando "una parte sustancial de los sectores interesados" asocia una marca determinada a una empresa concreta y a ninguna otra empresa (TJCE, asunto C-299/99 - Philips, Rec. 2002, p. I-5475, apartado 65). Mientras que las letras b) y d) del apartado 1 del artículo 3 no se refieren (principalmente) al interés de los competidores por mantener la disponibilidad de un signo, la letra c) del apartado 1 del artículo 3 tiene por objeto preservar una cierta "disponibilidad" de los signos, interés que está relacionado con la necesidad de una competencia no falseada y garantiza "que los signos o indicaciones descriptivos relativos a las categorías de productos o servicios...
Puedan ser libremente utilizados por todos" (TJCE, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97 - Windsurfing Chiemsee, Rec. 1999, p. I-2779, apartado 25; TJCE, asunto C-102/07 - adidas, Rec. 2008, p. I-2439, apartados 22 y siguientes). El artículo 3, apartado 1, letra e), persigue un interés público comparable a la preocupación por la "disponibilidad", a saber, "impedir que la protección de la marca conceda a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o características funcionales de un producto que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores" (TJCE, asunto C-299/99 - Philips, Rec. 2002, p. I-5475, apartado 78), ya que tales monopolios -a diferencia de la protección de la marca- deben estar limitados en el tiempo y concederse únicamente sobre la base de otros derechos de propiedad intelectual. Mientras que el Art 3(1)(a)-(e) Dir 2008/95 puede considerarse como motivos "internos de la marca" para la denegación o nulidad de una marca (ya que preservan las funciones del derecho de marcas y evitan una monopolización de signos no justificada por la finalidad del derecho de marcas), los motivos del Art 3(1)(f), (h) y Art 3(2)(b), (c) persiguen fines "externos de la marca", a saber, impedir "las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres" (Art 3(1)(f) Dir 2008/95), cubrir "un signo de elevado valor simbólico" (Art 3(2)(b) Dir 2008/95, en particular los símbolos religiosos) o incluir insignias, emblemas y escudos (Art 3(1)(h), Art 3(2)(c) Dir 2008/95).
Por último, un tercer grupo de motivos de denegación o nulidad persigue la concordancia con otros ámbitos del Derecho (en particular, el Derecho de la competencia desleal), excluyendo del registro las marcas que puedan "engañar al público, por ejemplo, en cuanto a la naturaleza calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios" en cuestión (art. 3, apdo. 1, letra g) Dir 2008/95), y excluyendo también las marcas cuyo uso pueda estar prohibido en virtud de disposiciones legales distintas del derecho de marcas (art. 3, apdo. 2, letra a) Dir 2008/95) o que hayan sido solicitadas de mala fe (art. 3, apdo. 2, letra d) Dir 2008/95).
Por último, los demás motivos de denegación contenidos en el art. 4 Dir 2008/95 se refieren a conflictos con derechos anteriores, en particular marcas anteriores, y persiguen por tanto más un interés privado que público. c) Derechos conferidos por una marca Junto a las normas sobre registro, los arts. 5 a 7 Dir 2008/95 constituyen el núcleo del Derecho europeo de marcas, al efectuar "una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por una marca y definir, en consecuencia, los derechos de los titulares de marcas en la Comunidad" (TJCE, asunto C-16/03 - Peak Holding, Rec. 2004, p. I-11313, apartado 30). El artículo 5 Dir 2008/95 trata de los derechos conferidos por una marca, mientras que el artículo 6 define ciertas limitaciones y el artículo 7 codifica la doctrina del agotamiento (propiedad intelectual (agotamiento de los derechos)). En cuanto a los derechos conferidos por una marca, el Art 5(1)1 Dir 2008/95 comienza aclarando que la marca registrada confiere un derecho exclusivo a su titular. Este derecho exclusivo puede, en principio, infringirse de tres formas diferentes, definidas en abstracto en el Art 5(1)2(a), Art 5(1)2(b) y Art 5(2) Dir 2008/95 e ilustradas con ejemplos de actos que pueden prohibirse en el Art 5(3) Dir 2008/95. Las dos primeras formas de infracción (Art 5(1)2 Dir 2008/95) son obligatorias según la Dir 2008/95, mientras que la última forma (Art 5(2) Dir 2008/95) está redactada como una ampliación opcional, sujeta a la elección de los Estados miembros (todos los Estados miembros excepto Chipre han aplicado el Art 5(2) Dir 2008/95).
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Según el art. 5(1)2 Dir 2008/95 -que aborda las dos primeras formas posibles de infracción- el titular de una marca está "facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada", y "b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público". Así pues, los titulares de marcas pueden impedir el uso de sus marcas en virtud del art. 5(1)2 Dir 2008/95 si se cumplen cinco condiciones acumulativas (véase el asunto del TJCE C-17/06 - Céline [2007] Rec. I-7041 apartado 16): (i) ese uso debe producirse "en el tráfico económico", es decir, "en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no a título privado" (TJCE Asunto C-206/01 - Arsenal Football Club [2002] Rec. I-10273 apartado 40) y en la "propia comunicación comercial" del presunto infractor (TJCE Asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08 - Google France apartado 56); (ii) ese uso debe producirse "sin el consentimiento del titular de la marca"; (iii) ese uso debe afectar a un signo idéntico para productos o servicios idénticos (doble identidad, art. 5(1)2(a) Dir 2008/95, para la definición de identidad TJCE Asunto C-291/00 - LTJ Diffusion Rec. I-2799, párrs. 50 y ss) o afectar a un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares y causar un riesgo de confusión (art. 5(1)2(b) Dir 2008/95, es decir, "el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o, según el caso, de empresas vinculadas económicamente", TJCE, asunto C-278/08 - Bergspechte, apartado 38), (iv) ese uso debe ser "en relación con productos o servicios", es decir, con el "fin de distinguir los productos o servicios", ya sea colocando el signo en los productos o servicios que el tercero comercializa o utilizando el signo "de manera que se establezca un vínculo entre el signo [...] y los productos comercializados o los servicios prestados por el tercero" (TJCE, asunto C-17/06 - Céline, Rec. 2007, p. I-7041, apartados 20 y 22 y siguientes; para el uso referencial, TJCE, asunto C-533/06 - O2, Rec. 2008, p. I-4231, apartados 33 y siguientes); y (v) dicho uso debe "menoscabar o poder menoscabar las funciones de la marca, en particular su función esencial de garantizar a los consumidores la procedencia de los productos o servicios".
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Si bien estos requisitos deben cumplirse, en principio, tanto para el art. 5.1.2.a) como para el art. 5.1.2.b) de la Dir 2008/95, el TJCE parece distinguir entre las letras a) y b) del art. 5.1.2 de la Dir 2008/95 en lo que respecta a las funciones relevantes de la marca. Para la protección contra el uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos (art. 5(1)2(a) Dir 2008/95), las funciones pertinentes de una marca "incluyen no sólo la función esencial de la marca, que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia de los productos o servicios, sino también sus demás funciones, en particular la de garantizar la calidad de los productos o servicios de que se trate y las de comunicación, inversión o publicidad" (TJCE, asunto C-487/07 - L'Oréal, Rec. 2009, p. I-5185, apartado 58); para la función publicitaria, véanse también los asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08 del TJCE - Google France, apartados 91 y siguientes).
Por otra parte, la protección contra la confusión (art. 5(1)2(b) Dir 2008/95) "exige que exista un riesgo de confusión y, en consecuencia, la posibilidad de que la función esencial de la marca pueda verse afectada", lo que da lugar a una protección más amplia conferida por el art. 5(1)2(a) que por el art. 5(1)2(b) Dir 2008/95 (TJCE asunto C-487/07 - L'Oréal [2009] Rec. I-5185 apartado 59). Esta diferencia puede justificarse por la distinción que se hace en el considerando 11 de la Dir 2008/95 entre "protección absoluta" y protección en función de un riesgo de confusión, es decir, un "riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente" (TJCE, asunto C-342/97 - Lloyd, Rec. 1999, p. I-3819, apartado 17), pero puede dar lugar a una ampliación del artículo 5, apartado 1, punto 2, letra a), de la Directiva 2008/95 que carezca de las limitaciones correspondientes en el artículo 6 de la Directiva 2008/95 y se acerque a la protección concedida a las marcas de renombre por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95. Más allá de la prohibición de utilizar signos idénticos o "que puedan inducir a confusión" del art. 5(1)2(a) y (b) Dir 2008/95, los Estados miembros pueden establecer además que el titular de una marca registrada tendrá derecho a impedir que terceros, sin su consentimiento, "utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico o similar a, la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos" (Art 5(2) Dir 2008/95). La protección de la marca basada en el Art 5(2) Dir 2008/95 requiere por tanto -como el Art 5(1) Dir 2008/95- el uso de un signo idéntico o similar en el tráfico económico sin consentimiento del titular de la marca, pero no requiere una "identidad" de signo y productos como el Art 5(1)2(a) Dir 2008/95 o un "riesgo de confusión" como el Art 5(1)2(b) Dir 2008/95. En cambio, las infracciones del art. 5(2) Dir 2008/95 son consecuencia de una cierta (por ejemplo, visual, fonética o conceptual) "similitud entre la marca y el signo, en virtud de la cual el público pertinente establece una conexión entre el signo y la marca, es decir, establece un vínculo entre ellos aunque no los confunda" (TJCE, asunto C-408/01 - Adidas Salomon, Rec. 2003, p. I-12537, apartado 29).
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Además de dicho vínculo en la mente del público, una infracción en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95 requiere la implicación de una marca renombrada (es decir, la marca "debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios que designa", TJCE, asunto C-375/97 - General Motors, Rec. 1999, p. I-5421, apartado 31) y una determinada forma de perjuicio para dicha marca, a saber, un menoscabo del carácter distintivo de la marca ("dilución", Véase el asunto del TJCE C-252/07 - Intel, Rec. 2008, p. I-8823, apartados 29 y 77), el perjuicio al renombre de dicha marca ("empañamiento" o "degradación") o el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de dicha marca ("parasitismo" o "parasitación", asunto del TJCE C-487/07 - L'Oréal, Rec. 2009, p. I-5185, apartados 38 y siguientes, con explicaciones adicionales). Por último, el Art 5(5) Dir 2008/95 permite a los Estados miembros mantener una "protección contra el uso de un signo con fines distintos a los de distinguir productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos".
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): A diferencia del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Dir 2008/95, en los que el uso de un signo en relación con productos o servicios se realiza con el fin de distinguir los productos o servicios en cuestión, el artículo 5, apartado 5, de la Dir 2008/95 está "dirigido al "uso que se haga de un signo con fines distintos a los de distinguir los productos o servicios"" (TJCE, asunto C-17/06 - Céline, Rec. 2007, p. I-7041, apartado 20).
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparentemente, sólo la legislación del Benelux ha hecho uso del art. 5(5) Dir 2008/95. Los límites de la protección de la marca se definen en los arts. 6 y 7 Dir 2008/95 (al art. 7 Dir 2008/95 propiedad intelectual (agotamiento de los derechos)).
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Según el art. 6(1) Dir 2008/95, que "trata de conciliar los intereses fundamentales de la protección de la marca con los de la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios en el mercado común" (TJCE Asunto C-558/08 - Portakabin apartado 57), la marca no "prohíbe a un tercero utilizar, en el tráfico económico, (a) su propio nombre (nombre natural o comercial, TJCE Asunto C-245/02 - Anheuser Busch [2004] Rec. I-10989 apartado 81) o dirección, (b) las indicaciones relativas a la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o de los servicios (TJCE, asunto C-48/05 - Opel, Rec. 2007, p. I-1017, apartados 42 y siguientes), [o] c) la marca cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio" (art. 6.1 Dir 2008/95). El objetivo del Art 6(1)(c) Dir 2008/95, en particular, es "permitir a los proveedores de productos o servicios, que sean complementarios de los productos o servicios ofrecidos por el titular de una marca, utilizar dicha marca para informar al público del vínculo práctico entre sus productos o servicios y los del titular de la marca" (TJCE Asunto C-558/08 - Portakabin párrafo 64). Sin embargo, el art. 6 Dir 2008/95 sólo se aplica en la medida en que el tercero utilice la marca "conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial". Las "prácticas leales" reflejan el "deber de actuar lealmente en relación con los intereses legítimos del titular de la marca", teniendo en cuenta, entre otras cosas, si el público pertinente entiende que el uso por parte del tercero establece un vínculo entre los productos del tercero y los del titular de la marca, y si el tercero debería haber sido consciente de ello (TJCE, asunto C-245/02 - Anheuser Busch, Rec. 2004, p. I-10989, apartados 82 y ss; para más criterios TJCE Asunto C-228/03 - Gillette [2005] REC I-2337 párrafos 40 y ss). d) El uso genuino y las sanciones por no uso Otras disposiciones de la Dir 2008/95 tratan, entre otras cosas, de los acuerdos de licencia (art. 8 Dir 2008/95; TJCE, asunto C-59/08 - Copad, Rec. 2009, p. I-3421), de una norma especial sobre el impedimento por tolerancia (art. 9 Dir 2008/95; Verwirkung (estoppel)) y del requisito de uso efectivo de una marca en un plazo de cinco años a partir del registro (art. 10 Dir 2008/95). La falta de uso dentro de este periodo se sanciona con la pérdida del derecho exclusivo y la caducidad de la marca, a menos que existan razones adecuadas para la falta de uso (arts. 11, 12(1) Dir 2008/95). Con el fin de "reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad" (considerando 9 Dir 2008/95), el término "causas justificativas" de la falta de uso debe interpretarse de forma restrictiva, abarcando "únicamente los obstáculos que tengan una relación suficientemente directa con una marca que haga imposible o poco razonable su uso, y que se presenten independientemente de la voluntad del titular de dicha marca" (TJCE, asunto C-246/05 - Lidl, Rec. 2007, p. I-4673, apartado 54). El "uso efectivo", por otra parte, denota un uso "real" (no sólo interno) de la marca en el mercado, "acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al [...] usuario final la identidad de origen de un producto o de un servicio, permitiéndole [...] distinguir dicho producto o servicio de los demás" (TJCE, asunto C-495/07 - Silberquelle, Rec. 2009, p. I-137, apartado 17).
Por lo tanto, el uso de la marca "debe referirse a productos o servicios ya comercializados o que vayan a comercializarse y para los que la empresa esté realizando preparativos para captar clientes, en particular en forma de campañas publicitarias" (TJCE, asunto C-40/01 - Ansul, Rec. 2003, p. I-2439, apartado 37).
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Además de la falta de uso, una marca puede ser objeto de caducidad si, después de la fecha en que fue registrada (para el tiempo anterior al registro Art 3(1)(b)-(d), (g) Dir 2008/95) "como consecuencia de actos o inactividad del titular, se ha convertido en el nombre común en el comercio de un producto o servicio para el que está registrado" o si, "como consecuencia del uso que de él ha hecho su titular, puede inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de dichos productos o servicios" (art. 12.2 Dir 2008/95). Revisor de hechos: Schmidt
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