Cánones o Regalías
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.
Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre las regalías.
Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:
Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. En inglés: Royalties.
Introducción: Regalías
Concepto de Regalías en el ámbito del objeto de la plataforma (de Lawi) online: Las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de un derecho de autor (obras literarias, artísticas, películas, etc.) o una propiedad industrial (modelos o dibujos industriales, invenciones, formulas etc.) así como el uso o la concesión de uso de un equipo industrial, comercial o científico y por las informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas se incluyen las ganancias derivadas de la generación de los bienes y derechos anteriores, en la medida en que la cantidad obtenida por esa anegación se determine en función de la productividad o del uso de tales bienes y derechos.
Regalías
Introducción: Regalías
Concepto de Regalías en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fabrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, formulas, o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, u otro derecho o propiedad similar. Para los efectos del párrafo anterior, el uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras científicas incluye la de los programas o conjuntos de instrucciones para computadoras requeridos para los procesos operacionales de las mismas o para llevar a cabo tareas de aplicación, con independencia del medio por el que se transmitan.
Significado Alternativo
También se consideran regalías los pagos efectuados por el derecho a permitir el acceso al publico a dichas imágenes o sonidos, cuando en ambos casos se transmitan por vía satélite, cable, fibra óptica u otros medios similares. Los pagos por concepto de asistencia técnica no se consideraran como regalías.
Articulo 15-A CFF.
Significado Alternativo
Las cantidades de cualquier clase pagadas en relación con el uso, o concesión de uso, de un derecho de autor sobre una obra literaria (copyright), patente, marca comercial, diseño o modelo, plano formula o procedimiento secreto u otro derecho o propiedad intangible, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, e incluye pagos de cualquier clase en relación con películas cinematográficas y obras registradas en películas, video u otros medios de reproducción para uso en televisión e incluye pagos de cualquier especie en virtud de la recepción de, o el derecho de recibir, imágenes visuales o auditivas, o ambas transmitidas al público vía satélite o por cable, fibra óptica u otra tecnología similar, o el uso en relación con la transmisión por televisión o radio, o el derecho de usar en relación con la transmisión por televisión o radio, imágenes visuales o auditivas o ambas transmitidas vía satélite o por cable fibra óptica u otra tecnología similar. Las regalías pueden someterse a imposición en uno u otro estad, sin exceder del 15%
Consideraciones Generales
Hace referencia la expresión "regalías", en la plataforma (de Lawi) global, fundamentalmente a la compensación que recibe el propietario de derechos a la propiedad intelectual e industrial, así como los recursos naturales para su uso.
En la plataforma (de Lawi), los conceptos y temas relacionados con regalías incluyen los siguientes: Plataforma continental, Aguas territoriales, Propiedad industrial, Transmisión Web, Tasas y tarifas, Cartografía geológica, Intérpretes. Para más información sobre regalías en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Royalties (regalías).
Problemas con las tasas de regalías, el apilamiento de regalías y los problemas de empaquetado de regalías
Prácticamente todos los productos desarrollados con biotecnología y química están protegidos por una o más herramientas de derechos de propiedad intelectual (PI), por ejemplo, patentes, acuerdos de transferencia de materiales y secretos comerciales. Las tasas de regalías que los licenciatarios deben pagar por las ventas o el uso de estos productos pueden variar ampliamente según la forma en que se utilizarán los productos, el lugar donde se utilizarán y las posiciones de negociación relativas de los licenciatarios y otorgantes de licencias al momento de redactar el acuerdo de licencia para el producto.
Además, la mayoría de los productos de biotecnología se fabrican utilizando una o más herramientas de investigación patentadas, cada una de las cuales puede tener acceso a través de obligaciones de regalías; Obligaciones de pagar las ventas de productos fabricados con la herramienta de investigación, aunque el titular de la patente no tenga una patente sobre el producto que se produce. Este tipo de requisito no debe confundirse con el uso indebido de patentes, que puede incluir una violación de las leyes antimonopolio.1 Esas regalías pueden estar relacionadas con un producto identificado mediante una herramienta de investigación patentada y que requieren el uso de varias tecnologías patentadas diferentes propiedad de varias entidades diferentes. Un ejemplo de apilamiento de regalías ocurriría en estas circunstancias: una posible vacuna se identifica y se prueba utilizando una o más herramientas de investigación patentadas que han sido autorizadas por diferentes compañías; la vacuna se produce utilizando técnicas recombinantes y emplea secuencias de ADN patentadas; al mismo tiempo, los vectores utilizados para la inserción y la expresión son propiedad de compañías adicionales, mientras que la producción de la vacuna emplea una línea celular patentada; la vacuna en sí está empaquetada con uno o más adyuvantes patentados y se entrega a los pacientes mediante un método o dispositivo de administración patentado. Cuando la vacuna está lista para su uso, puede estar sujeta a obligaciones de regalías para varias compañías o otorgantes de licencias. Las diversas licencias involucradas pueden en última instancia imponer obligaciones de regalías combinadas de 6% a 20%, o más, del precio de venta del producto. Para complicar aún más las cosas, es necesario presentar informes y contabilizar por separado a cada uno de los otorgantes de licencias.
Otro ejemplo de apilamiento de regalías puede requerir un total de regalías sobre el precio de venta del 8%, con requisitos de informe separados para cuatro entidades diferentes. A menudo, una carga del 8% frente al 4%, por ejemplo, puede marcar la diferencia en cuanto a si la vacuna se comercializa o no. Problemas similares surgen en la agricultura donde un cultivo de ingeniería genética se puede hacer utilizando variedades patentadas, vectores patentados, secuencias genéticas patentadas y herramientas de investigación patentadas, todas propiedad de diferentes compañías.
En un caso, un informe publicado de libertad para operar.2 indicaron que el arroz dorado,3una línea de arroz genéticamente diseñada en una universidad para tener una expresión significativa de pro-vitamina A, fue cubierta por 45 patentes o familias de patentes y solicitudes de patentes por más de 20 propietarios diferentes en los Estados Unidos.
Afortunadamente, para los 124 millones de personas gravemente afectadas por la deficiencia de vitamina A (VAD) y los 500,000 casos de ceguera irreversible, fue posible obtener licencias libres de regalías para su uso en países en desarrollo, gracias al fuerte apoyo que este proyecto recibió de muchas empresas..
Sin embargo, en el ámbito comercial, las obligaciones potenciales de regalías para un producto en particular pueden ser colectivamente demasiado altas para permitir el desarrollo y la implementación comercial del producto. El problema de la acumulación de regalías a menudo se puede agravar en tecnologías agrícolas. Por ejemplo,empaquetados junto con vacunas para otras enfermedades de los cerdos, si las vacunas deben administrarse al mismo tiempo. Las personas encargadas de la gestión de la propiedad intelectual en la salud y la agricultura tendrán que lidiar con problemas relacionados con los royalties y la acumulación de regalías en casi todos los productos o tecnologías que encuentren. El objetivo de este documento es resaltar algunos de estos problemas, explicar los intereses en conflicto y proporcionar comentarios sobre las prácticas que pueden adoptarse.
¿A qué se aplica los Cánones?
La “base de los cánones”
Claramente, uno de los objetivos de una licencia de IP es permitir que el licenciante reciba una cantidad de dinero cuantificable basada en el uso de una tecnología patentada por parte de un licenciatario, o la venta de productos fabricados utilizando o incorporando la tecnología patentada. La licencia debe incluir una provisión para informes básicos que identifiquen las ventas sobre las cuales se deben las regalías y que detallan cualquier deducción (por ejemplo, devoluciones documentadas de productos, productos dañados y muestras gratuitas) que se hayan acordado. El titular de la licencia debe mantener registros precisos para que los registros de ventas puedan ser auditados y los informes puedan verificarse. Los registros deben permitir que el licenciante confirme que recibe ingresos de regalías exactos y que el titular de la licencia cumple con todos los hitos y otras disposiciones de la licencia, como el informe de cifras de ventas mínimas. Las operaciones aparentemente simples pueden ser difíciles en algunas situaciones de licencia. El recuento de las ventas de unidades y la multiplicación del total por un porcentaje o el precio por unidad puede complicarse cuando el titular de la licencia agrupa un producto con licencia con otros productos con licencia. Un licenciante puede creer que su tecnología hace que el producto sea más valioso en combinación con otros, y que el licenciante debe recibir una regalía sobre el precio de venta de la combinación o producto de recolección.
Sin un acuerdo previo y la consideración de tal enfoque de combinación de productos, el titular de la licencia puede correr el riesgo de litigios por infracción de patente. Para ver un ejemplo, consulte Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp. 318 F.
Supp. 1116 (SDNY, 1970).
En este caso, el tribunal trató de otorgar regalías basadas en el valor de la propiedad intelectual, en lugar de la combinación resultante. (Las tasas de regalías impuestas por el tribunal pueden ser más altas o más bajas de lo que cualquiera de las partes haya acordado de antemano). En los casos que involucran una combinación o un producto de recolección, el titular de la licencia puede ser de la opinión de que la parte de la colección cubierta por los derechos de propiedad del licenciante constituye solo una pequeña fracción del valor de la combinación o producto de la colección.
Resolver el valor del producto propietario frente al valor de la combinación o producto de recolección puede ser especialmente difícil si el producto propietario no se vende, o nunca se ha vendido, por separado en el momento en que surge una disputa. Una forma de manejar (gestionar) este tipo de problema es agregar una metodología de cálculo de valoración al acuerdo de licencia.
Sin embargo, debe reconocerse que las partes de un acuerdo de licencia pueden estar motivadas para hacer que el cálculo funcione a su favor, y pueden surgir disputas sobre cómo se realizan los cálculos. Para evitar este tipo de problema, El acuerdo puede estipular que el producto se venda solo como una unidad a menos que el licenciante acuerde lo contrario.
Otra forma de abordar el problema es especificar en el acuerdo que los cánones se calcularán según el precio de venta del producto propietario si se vende solo, o sobre el precio de venta de la combinación o producto de recolección si el producto se vende como Una combinación o colección. A menudo, los acuerdos de licencia especificarán que un producto con licencia es uno que infringe reclamaciones válidasde una patente con licencia en un territorio donde el producto con licencia se fabrica, vende o utiliza. Este tipo de disposición tiene el efecto inmediato de eliminar las regalías sobre los productos fabricados y vendidos en áreas donde no existen patentes con licencia.
Además, este tipo de lenguaje puede permitir que el titular de la licencia rechace el pago de regalías sobre la base de que no existe una patente válida en el territorio donde se solicitan las regalías. Desde la perspectiva del titular de la licencia, existirá la preocupación de que el titular de la licencia tendrá competencia de competidores sin licencia en territorios donde no existen patentes.
Sin embargo, desde la perspectiva del licenciante, particularmente en los casos en que se otorga una licencia exclusiva y donde se proporcionan datos, información y otros conocimientos técnicos además de los derechos en virtud de patentes y solicitudes de patentes, Este problema se puede solucionar diseñando el acuerdo de licencia para abordar tanto las patentes como los conocimientos técnicos.4 Tales acuerdos deben incluir: (1) disposiciones que separan las regalías de diferentes tecnologías (como las regalías de tecnologías patentadas y las regalías del uso de secretos comerciales); (2) disposiciones que eliminan los derechos de autor de patentes que vencen o se invalidan (ver Brulotte v.
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Thys. 379 US 29, 33 (1964) y Pitney-Bowes, Inc. v. Mestre517 F.
Supp. 52 (SD Fla. 1981), que representan la opinión de que los derechos de autor no deben pagarse sobre patentes al vencimiento o la invalidación; (3) disposiciones que abordan cuándo un secreto comercial se hace conocido o está sujeto a una patente; y (4) una disposición según la cual la licencia de conocimiento y / o secretos comerciales continúa después de la expiración de una patente.
Se debe tener cuidado para definir cuáles son las obligaciones para la transferencia de conocimientos. Por ejemplo, es probable que una universidad, una organización privada sin fines de lucro o un organismo gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) no quieran estar obligados a proporcionar los mismos servicios implicados en una licencia de know-how (véase la información relativa a secreto industrial) que la transacción comercial podría implicar (por ejemplo, la entrega de un prototipo funcional o una disposición un cierto número de horas de instrucción). Otra forma de evitar los problemas relacionados con las regalías sobre los productos fabricados y vendidos en áreas donde no existen patentes con licencia es incluir una disposición de que el licenciante reciba regalías reducidas en territorios donde no existan patentes o proporcionar el pago de regalías para una reducción.
Término en territorios donde no existen patentes. Puede ser apropiado establecer la tasa de regalías en cero en los países en desarrollo donde no existe una patente. Con respecto a vincular las regalías con reclamaciones válidas que cubren un producto producido o vendido por un licenciatario, el gerente de tecnología en una universidad o en una agencia gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) en un país en desarrollo debe reconocer que tal requisito favorece al licenciatario y que el licenciatario puede ser capaz de para beneficiarse, por muy poco dinero, de una posición propietaria en una tecnología (es decir, evitar que el licenciante otorgue licencias a otros por un período de años) mediante la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de un producto que, según el titular de la licencia, no infrinja las reclamaciones de patentes.
Además, el titular de la licencia podría tomar esta posición en cualquiera de varios países o jurisdicciones diferentes en el mundo (es decir, cuestionar la validez de una patente en la India mientras cuestiona por separado la validez de una patente relacionada en los Estados Unidos). Dichas acciones podrían obligar al licenciante a intentar probar ante el tribunal que el producto que está produciendo el licenciatario efectivamente infringe las reclamaciones de patente, o intentar licenciar la tecnología a otra parte (en cuyo caso el valor de la tecnología probablemente sea menor). porque el término de patente restante sería menos, obviamente, que el término del acuerdo original con el licenciante).
Ninguna de las dos opciones es muy útil para un licenciante que ha tenido su tecnología vinculada a una compañía que finalmente no comercializará la tecnología. El licenciante podría abordar esta frustración potencial al requerir que el titular de la licencia acuerde de antemano que, independientemente de cualquier descubrimiento de infracción de patente, se deberán pagar regalías sobre el producto en desarrollo por parte del titular. Además, el acuerdo de licencia podría definir una reclamación válida para incluir cualquier reclamación en cualquier patente que no haya sido adjudicada, por un tribunal de la jurisdicción competente, para ser inválida y de la cual no se puede o no se puede apelar. Con esta disposición, el licenciante podría cobrar regalías hasta la adjudicación definitiva de la nulidad de la patente. Por supuesto, esta definición no se beneficiaría el titular en los casos en que la técnica que es el clavo se identifica con el licenciante.
Apilamiento de regalías
El apilamiento de regalías se produce cuando varias patentes afectan a un solo producto y, por lo tanto, implican múltiples licencias. Como se señaló anteriormente, un producto de biotecnología puede requerir licencias separadas para el uso de elementos tales como herramientas de investigación, secuencias de genes, vectores de expresión, líneas celulares y adyuvantes.
Por lo tanto, desde la perspectiva de la compañía que fabrica el producto, las múltiples demandas de regalías deben "apilarse" juntas para determinar la carga total de regalías sobre la producción del producto. Debido a que la acumulación de regalías involucra a muchos titulares de propiedad intelectual, la explotación eficiente de un producto sujeto a la acumulación de regalías se puede inhibir (es decir, el desarrollo puede demorarse o suspenderse por completo) y se puede impedir el desarrollo de futuros productos.
Embalaje de derechos
El empaquetado de royalties se produce cuando existe el requisito de agrupar una tecnología con otras tecnologías. Este requisito podría ser impuesto por el licenciante, pero también podría ser impuesto por las mejores prácticas dentro de una industria o por un ministerio de salud. Por ejemplo, se podría requerir que una vacuna se administre simultáneamente con una o más vacunas diferentes que sean propiedad de una o más compañías diferentes para reducir el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de administración.
En esta situación, las regalías impuestas sobre cada uno de los productos patentados que se administran se "empaquetarán" juntos. El empaque de regalías puede resultar en el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) agregado de varios productos envasados que son demasiado altos.
Técnicas para Gestionar el Apilamiento y Embalaje de Cánones
Un licenciatario puede tratar de imponer un techo.Para las regalías en cualquier acuerdo que haga con los otorgantes de licencias. Por ejemplo, el titular de la licencia podría establecer un límite máximo del 6% para las regalías combinadas en las ventas de productos.
A su vez, si las regalías apiladas superaran el 6%, cada uno de los otorgantes de licencias estaría de acuerdo en que se les reduzcan las regalías que se pagarán de forma proporcional, de modo que el total de regalías debidas a los otorgantes de las licencias sería del 6%.
En esta situación, el titular de la licencia puede estar motivado para agregar más tecnologías a su producto o proceso porque sus derechos totales por unidad están limitados.
Pormenores
Por el contrario, el licenciante puede disputar la necesidad de agregar tecnologías adicionales al producto y puede sentirse frustrado si su propia participación disminuye muy por debajo del rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) esperado.
En muchas situaciones, los licenciantes toman la posición de que su tecnología es la más importante y que su parte de las regalías no se debe agotar pro rata. Estos tipos de intereses en competencia requieren que las partes tengan un buen entendimiento de cómo y cuándo se aplicarían las reducciones cuando se haga el acuerdo y las buenas comunicaciones entre las partes cuando se incorporen nuevas tecnologías a un producto que afectaría el flujo de regalías esperado por el licenciante.
Además, puede ser necesario diferenciar algunos tipos de regalías de otros. Por ejemplo, algunos otorgantes de licencias pueden estar dispuestos a aceptar una reducción proporcional de regalías cuando se utilizan otras tecnologías patentadas en el producto que se comercializará.
Sin embargo, es posible que los otorgantes de licencias no estén dispuestos a aceptar una reducción que se debe alcanzar a través de las licencias resultantes del uso de herramientas de investigación patentadas por parte del titular. Un licenciante puede intentar imponer un piso por debajo del cual su parte de las regalías no puede caer. Por ejemplo, si se requieren tecnologías adicionales para explotar un producto, un licenciante podría acordar que se reduzcan sus regalías en forma proporcional, pero no por debajo de un piso específico (por ejemplo, la licencia requiere regalías del 5% pero permite la reducción, si se requieren licencias adicionales, con la condición de que en ningún caso la cantidad debida será inferior al 2% por unidad vendida). El licenciante puede acordar una reducción al mínimo solo si se requiere una licencia de un tercero con una posición de patente dominante al licenciante para utilizar efectivamente la tecnología del licenciante. Es decir, un licenciante no puede aceptar una reducción si se desean tecnologías adicionales por el licenciatario para hacer un mejor producto, pero no es necesario.Para usar la invención, por ejemplo, el acuerdo de licencia puede especificar que si se requiere de un tercero una licencia adicional para practicar la invención descrita en la (s) patente (s) con licencia, el titular de la licencia puede reducir sus pagos de regalías en un 50% (o una cantidad igual a la cantidad que se habría debido al licenciante, pero en ningún caso dicha reducción será superior al 50%).
No es inusual tener en la misma licencia un límite máximo de regalías apiladas y un piso difícil por debajo del cual no pueden caer las tasas de regalías. Es posible que el piso duro deba tener en cuenta otras deducciones de los pagos de regalías permitidas por la licencia. Por ejemplo, se puede permitir una deducción de los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de patentes, pero estará limitada en cualquier año por el piso duro en los pagos de regalías. Los licenciatarios y otorgantes de licencias pueden acordar tener regalías variables que dependen de, por ejemplo, la importancia de la tecnología en relación con la creación del producto. Cuanto más importante sea el papel que juega una tecnología patentada en un producto, mayores serán los royalties y viceversa (por ejemplo, el propietario de un antígeno patentado en una vacuna contra el antígeno recibiría regalías más altas que el dueño de un sistema de expresión patentado para un producto). expresando el antígeno).
En esta situación, sin embargo, es probable que los licenciantes y los licenciatarios no estén de acuerdo sobre la importancia de la tecnología patentada en relación con el producto que se está desarrollando. Los problemas de empaque se pueden manejar (gestionar) al exigir que la regalía se calcule en función de los precios de venta del producto si se vende solo, o el precio de venta de la combinación o producto de recolección si el producto patentado se vende como una combinación o colección.
Otros asuntos
No todos los acuerdos requieren ingresos en forma de un flujo de regalías. Por ejemplo, un pago único por el uso de una herramienta de investigación puede ser una forma adecuada de difundir y explotar una tecnología patentada.
Algunas tecnologías pueden ser mejor recolectadas en grupos de patentesque permiten el libre uso de las tecnologías o el uso de las tecnologías a precios fijos. Un grupo de patentes puede hacer que la tecnología con licencia esté más disponible para su uso en diferentes mercados (por ejemplo, diferentes productos podrían incorporar la tecnología) y, además, el acceso a una serie de otras tecnologías diferentes pero relacionadas que serían útiles para una universidad o La organización sin fines de lucro podría estar disponible dentro del grupo de patentes. Dichos acuerdos pueden permitir la investigación y el desarrollo utilizando una variedad de tecnologías patentadas sin la necesidad de negociar licencias.
Conclusiones
Los acuerdos de licencia deben definir claramente cuándo y cómo se pagará una regalía a un licenciante. Una parte importante de cualquier acuerdo es una definición clara del producto, de modo que ambas partes entiendan en qué se basarán las regalías.
Además, para evitar cualquier disputa sobre el pago de regalías, el acuerdo también debe definir claramente cuándo no se deben pagar las regalías. Las personas involucradas en la gestión de la propiedad intelectual en los campos de la salud y la agricultura deben reconocer y comprender la acumulación de regalías, en particular cuando se trata de productos, servicios y herramientas de investigación de biotecnología. La provisión de acuerdos que permitan la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de un producto que incorpore la tecnología patentada de varias compañías diferentes, y para la cual los pagos de regalías se deben a cada una de esas compañías, requiere el reconocimiento por parte de las partes del papel que desempeña cada tecnología si los límites de regalías, pisos, u otros mecanismos para tratar el apilamiento deben ser adoptados.
Finalmente, se deben considerar alternativas a los acuerdos de pago de regalías, incluido el uso de pagos de suma global y conjuntos de patentes. Autor: Williams, 2007
Regalías por know-how: ¿están justificadas?
Cuando las patentes y el know-how se licencian conjuntamente, una cuestión que se plantea a menudo es si debería haber un canon por know-how. En otras palabras, ¿debe exigirse al licenciatario el pago de cánones sobre los productos que no están cubiertos por una patente bajo licencia en el país de fabricación o venta, pero cuya fabricación o desarrollo se benefició de los conocimientos técnicos bajo licencia? Los licenciatarios argumentan que, a menos que el know-how proporcione una clara ventaja competitiva al producto del licenciatario sobre otros productos, no debería atraer un canon. Este argumento es especialmente agudo cuando el producto puede ser fácilmente objeto de ingeniería inversa por parte de un competidor; por ejemplo, la composición química de muchas drogas farmacéuticas puede ser establecida por un químico competente una vez que el producto está en el mercado. Un argumento adicional, a veces, es que el pago inicial es, de hecho, un pago por el acceso a los conocimientos técnicos bajo licencia, y que un canon por el uso de los conocimientos técnicos es inapropiado. Los licenciantes señalan la ventaja que los conocimientos técnicos proporcionan al licenciatario.
A menudo, las patentes sólo se han obtenido en mercados (países) clave, y es apropiado (dice el licenciante) que se pague un canon en todo el territorio bajo licencia, dada la protección de las patentes en los mercados clave.
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También pueden argumentar que un canon por conocimientos técnicos es una práctica habitual.
Si se les presiona, pueden estar dispuestos a conceder que, si el producto bajo licencia recibe una competencia significativa en el país de venta (no patentado), la tasa del canon puede reducirse o suspenderse. En última instancia, estas cuestiones son objeto de negociación comercial.
Según nuestra experiencia, es notable la frecuencia con la que estos puntos sólo surgen en una fase tardía de las negociaciones, cuando el acuerdo comercial se está plasmando en un acuerdo de licencia detallado. La hoja de términos de las partes establece que los productos bajo licencia devengarán un canon del X%. Pero, ¿qué significa esta afirmación? ¿Se refiere a cualquier producto bajo licencia o sólo a los productos cubiertos por una patente concedida y válida? ¿Y el X% de qué, sobre todo en el caso de las sublicencias: el X% de las ventas netas o el X% de los ingresos netos? Las negociaciones de licencias implican muchas cuestiones detalladas de este tipo, que son difíciles de reducir a un documento resumido de "alto nivel" como una hoja de términos. Los negociadores comerciales que conocen bien estos puntos y no dejan su negociación para el último momento pueden reducir significativamente los costes del asesoramiento jurídico de la transacción. Hay algunas negociaciones de licencias en las que el compromiso al que se llegó fue, en resumen:
Canon del X% sobre los productos cubiertos por las patentes bajo licencia.
Canon del X/2% sobre los productos protegidos únicamente por los conocimientos técnicos bajo licencia, cuando "en la fabricación del producto bajo licencia se hayan utilizado todos o parte de los conocimientos técnicos bajo licencia", y mientras los conocimientos técnicos bajo licencia sigan siendo confidenciales (recuérdese el requisito establecido en el artículo 1, apartado 1, letra i), del Reglamento de transferencia de tecnología de la UE de que los conocimientos técnicos sean "secretos, sustanciales e identificados").
Una renegociación del canon X/2%, cuando el producto bajo licencia esté sujeto a una "competencia significativa" (según la definición) en el país de venta.
Este compromiso es bastante convencional, pero no es la única solución que se ve en la práctica. A algunas personas les gustaría que se desarrollara un acuerdo estándar de licencia de patentes y conocimientos técnicos que las partes pudieran utilizar por defecto, que tuviera una amplia aceptación en la industria y en el que las cuestiones de este tipo se abordaran de forma convencional.
Sentimos cierta simpatía por este punto de vista (y el Informe Gowers, comisionado por el gobierno británico y publicado en diciembre de 2006, recomendó que se desarrollara un documento de este tipo), pero dudamos de que llegara a funcionar en la práctica. Es posible que volvamos sobre este tema en una publicación posterior. Revisor de hechos: Howers
Algunas Notas sobre Regalía en Derecho
Una acción que se formaliza mediante contrato, documento en el cual se establece tanto el tipo de royalties como el cálculo para la fijación de la cuantía.
En relación al pago de impuestos, en varios países se paga un tributo por rendimientos de actividad económica, por autoedición, por ejemplo. Los convenios para evitar la doble tributación siempre contienen un artículo sobre los cánones. Por otro lado, en algunas naciones, si se trata de rendimientos a los que se accede por herencia, se utilizará el rendimiento de capital mobiliario con las correspondientes deducciones del impuesto personal (IRPF o similar).
Los royalties más conocidos son aquellos por franquicias, por propiedad intelectual o por propiedad industrial.
Una persona propietaria de un bien, un invento o una marca, autoriza a otro la explotación de ese activo a cambio de una remuneración. En muchos ordenamientos, se requiere que intervenga al menos una persona jurídica en la relación.
Los autores poseen derecho de autor de sus productos, sean estos del ámbito musical, literario, cinematográfico, etc. Para que los autores tengan el derecho a reclamar ese pago, es requisito en algunos países (pero en muchos no) que hayan registrado la obra como de su propiedad en el Registro de Propiedad Intelectual.
Royalty industrial tiene lugar cuando el objeto de regalía es la patente de un procedimiento o invento.
Asunto: derecho-mercantil.
¿Qué piensas sobre este tema? ¿Tienes alguna experiencia o ejemplo que quieras compartir? ¿Cuál es tu opinión?
Recursos
Cuestión: informes-juridicos-y-sectoriales. Cuestión: quieres-escribir-tu-libro.
Véase También
Derecho de autor, Derecho del espectáculo, Propiedad literaria, Derecho de minas, Minerales, Edición musical, Patentes, Derecho editorial