Secretos Comerciales
Secretos Comerciales
Este artículo es una ampliación de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios.
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Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del comercio exterior,, sobre los "Secretos Comerciales". Véase también el contenido sobre las licencias de "Secretos Comerciales". Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto. El término secreto comercial se refiere a la información que se mantiene en secreto y tiene valor comercial. Los tratados de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles [GATT] y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio [ADPIC]), que tienen 150 signatarios nacionales, protegen los secretos comerciales. El siguiente es un extracto, que aborda el concepto de secretos comerciales, del Acuerdo sobre los ADPIC: Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que se encuentra legalmente bajo su control sea divulgada, adquirida o utilizada por otros sin su consentimiento de manera contraria a las prácticas comerciales honestas, siempre que dicha información:
es secreto en el sentido de que no es, como un cuerpo o en la configuración y ensamblaje precisos de sus componentes, generalmente conocido o fácilmente accesible para las personas dentro de los círculos que normalmente tratan el tipo de información en cuestión;
tiene valor comercial porque es secreto; y
ha sido sujeto a pasos razonables bajo las circunstancias, por la persona que tiene el control legal de la información, para mantenerla en secreto.
[Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, Negociaciones Comerciales Multilaterales (Ronda Uruguay).
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Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), 15 de abril de 1994.
Parte II, Sección 7: Protección de la información no divulgada, Artículo 39 (2).] Si la legislación nacional no está ya en cumplimiento, todos los países de la OMC deben adoptar esta disposición del tratado.
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Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Aunque la disposición evita el secreto comercial del término real, ciertamente se refiere a lo que comúnmente se conoce como secretos comerciales y sigue la definición de la Ley de Secretos Comerciales Uniformes de los Estados Unidos (UTSA) de 1985, citada a continuación (sección 2). El lenguaje del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vinculante para Canadá, Estados Unidos y México, también se ajusta estrechamente a las definiciones en la UTSA.
Definición de secreto comercial
La UTSA, actualmente en vigor en 45 estados de EE. UU., y define el secreto comercial de la siguiente manera: Un secreto comercial es cualquier información, que incluye una fórmula, patrón, compilación, dispositivo, método, técnica o proceso que:
deriva un valor económico independiente, real o potencial, de que no se sepa, y no se pueda determinar fácilmente por medios adecuados, otras personas que pueden obtener valor económico de su divulgación o uso, y
es el sujeto de esfuerzos que son razonables en las circunstancias para mantener su secreto.
La definición más utilizada, a partir de 1929, de secreto comercial se encuentra en la Actualización de Torts. Lee: Un secreto comercial puede consistir en cualquier fórmula, patrón, dispositivo o compilación de información que se use en el negocio de uno, y que le brinde la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que no la conozcan o la usen.
Puede ser una fórmula para un compuesto químico, un proceso de fabricación, tratamiento o conservación de materiales, un patrón para una máquina u otro dispositivo, o una lista de clientes. Al aplicar esta definición de 1929 para determinar si existen secretos comerciales, los tribunales se han basado en los siguientes criterios:
En qué medida se conoce la información fuera del negocio.
En qué medida es conocida por los empleados y otras personas involucradas en el negocio.
Medidas tomadas para guardar el secreto de la información.
Valor de la información para el negocio y para los competidores.
Cantidad de esfuerzo o dinero gastado en el desarrollo de la información, facilidad o dificultad con la cual la información podría ser adecuadamente adquirida o duplicada por otros.
La definición más reciente y, en opinión de este autor, la más amplia y mejor del secreto comercial se expone en Actualización (Tercera) de Competencia desleal:5 Un secreto comercial es cualquier información que se puede utilizar en la operación de un negocio u otra empresa y que es lo suficientemente valiosa y secreta para permitir una ventaja económica real o potencial sobre otras. Esta definición muy probablemente reemplazará las definiciones anteriores.
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Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): A partir de 1996, la Ley de Espionaje Económico (EEE), un estatuto federal de secreto comercial criminal, incluye la siguiente definición:
El término secreto comercial significa todas las formas y tipos de información financiera, comercial, científica, técnica, económica o de ingeniería, incluidos patrones, planes, compilaciones, dispositivos de programas, fórmulas, diseños, prototipos, métodos, técnicas, procesos y procedimientos., programas o códigos, ya sean tangibles o intangibles, y si se almacenan, compilan o memorizan físicamente, electrónicamente, gráficamente, fotográficamente o por escrito, si:
Su propietario ha tomado medidas razonables para mantener dicha información en secreto; y la información deriva un valor económico independiente, real o potencial, de que no se sepa, y no se pueda determinar fácilmente por el público.
Qué es y qué no es un secreto comercial
Las definiciones incluidas anteriormente proporcionan una imagen bastante clara de lo que constituye un secreto comercial.
En el nivel más básico, un secreto comercial es simplemente información y conocimiento. Más específicamente, es cualquier información comercial o técnica patentada, a menudo incorporada en invenciones, know-how (véase la información relativa a secreto industrial) y show-how. Las definiciones coinciden aproximadamente en tres requisitos que deben cumplirse para que existan secretos comerciales exigibles. La información propietaria debe ser:
Secreto, en el sentido de que no es generalmente conocido en el comercio.
Valioso para los competidores que no lo poseen.
El sujeto de esfuerzos razonables para salvaguardarlo y mantenerlo en secreto.
Existen limitaciones críticas sobre los secretos comerciales y las trampas en la aplicación de secretos comerciales y los litigios. El requisito de mantener el secreto es un escollo frecuente.
Además, cualquier información que se pueda determinar fácilmente, o que se derive de las habilidades personales de los empleados, no puede considerarse un secreto comercial exigible. La protección de secretos comerciales se aplica no solo a los procesos de fabricación, a los inventos en etapas iniciales ya las innovaciones subpatentables, como se cree a veces.
Más Información
Las invenciones patentables (véase más detalles) pueden ser consideradas secretos comerciales; esto quedó claro en la decisión de la Corte Suprema en Kewanee Oil v.
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Bicron, que reconocía los secretos comerciales como alternativas perfectamente viables a las patentes.
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Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Al mantener que la ley estatal de secretos comerciales no es precedida por la ley federal de patentes, el tribunal concluyó: "Ciertamente, la política de patentes de fomento de la invención no se ve perturbada por la existencia de otra forma de incentivo a la invención.
A este respecto, los dos sistemas no están y nunca estarían en conflicto... La ley de secretos comerciales y la ley de patentes han coexistido en este país durante más de cien años. Cada uno tiene su función particular que desempeñar, y el funcionamiento de uno no elimina la necesidad del otro. Concluimos que la extensión de la protección de secreto comercial (incluso) a invenciones claramente patentables no entra en conflicto con la política de patentes de divulgación." Dado que la esencia del sistema de patentes es la divulgación pública de invenciones, a veces se sugiere que mantener en secreto las invenciones es incorrecto. Este es un grave error. La decisión en Dunlop Holdings v (examine más sobre estos temas en la presente plataforma en línea de ciencias sociales y humanidades).
Ram Golf dejó en claro que el público se beneficia de los secretos comerciales. Los secretos comerciales generalmente no suprimen la actividad económica, ya que los empleados, proveedores, licenciatarios y otros tienen acceso a la información necesaria.7 Además, dada la alta incidencia de la movilidad de los empleados y la fuga involuntaria o deliberada, muchos secretos comerciales se disipan en pocos años. La posible ingeniería inversa y el análisis de productos son formas adicionales en que los secretos comerciales pueden disiparse o comprometerse.
En otras palabras, los secretos comerciales son secretos solo en un sentido legal limitado. Contrariamente a la sabiduría convencional, la protección de secreto comercial se puede utilizar junto con las patentes para proteger el enorme volumen de conocimientos técnicos asociados que existen para cualquier invención patentable pero que no se puede divulgar en una especificación de patente. También es útil especificar el uso de los términos know-how (véase la información relativa a secreto industrial) y secreto comercial. Si bien el requisito clave de un secreto comercial es el secreto, el know-how (véase la información relativa a secreto industrial) no necesariamente requiere o implica secreto, como puede verse en las siguientes definiciones:
El conocimiento y la habilidad necesarios para hacer algo correctamente.
Información que le permite a uno realizar una tarea en particular o operar un dispositivo o proceso en particular.
Conocimiento y experiencia de carácter técnico, comercial, administrativo, financiero o de otra índole, que sea prácticamente aplicable en el funcionamiento de una empresa o en la práctica de una profesión.
El know-how (véase la información relativa a secreto industrial) no se puede proteger como un derecho de propiedad intelectual. Know-how adquiere el estatus de secreto comercial solo si es secreto y tiene valor económico y si existen medidas para garantizar su secreto.
Sin embargo, los conocimientos técnicos son propiedad intelectual y están protegidos si califican como secretos comerciales. Como no hablamos de "licencias de invención y de patente", tampoco es apropiado referirse a "licencias de know-how (véase la información relativa a secreto industrial) y de secreto comercial". Autor: Williams, 2007
Historia, Importancia y Características de los secretos comerciales
Historia de los secretos comerciales
La ley de secreto comercial es la forma más antigua de protección de la propiedad intelectual.
En la antigua Roma, las leyes de secreto comercial establecían consecuencias legales para una persona que indujo al empleado (o esclavo) de otra persona a divulgar secretos relacionados con los asuntos comerciales del maestro. El secreto comercial se practicaba ampliamente en los gremios europeos medievales.
Sin embargo, la ley moderna de secreto comercial evolucionó a principios del siglo XIX, en Inglaterra, en respuesta a la creciente acumulación de tecnología y conocimientos y al aumento de la movilidad de los empleados.
En 1868, una corte de Massachusetts celebró, en Peabody v.
Norfolk, que un proceso de fabricación secreto se consideraba una propiedad, y se podía proteger contra la apropiación indebida, y que la obligación de secreto para un empleado superó el término del empleo. La decisión también sostuvo que un secreto comercial puede ser divulgado de manera confidencial a otras personas que necesitan practicarlo, y que a un destinatario se le puede prohibir el uso de un secreto comercial mal apropiado.
Peabody v.
Norfolk anticipó claramente las características principales de nuestro actual sistema de secreto comercial y, a fines del siglo XIX, los aspectos principales del derecho contemporáneo estaban bien establecidos.
Importancia de los secretos comerciales
Los secretos comerciales son las joyas de la corona de las empresas. De hecho, los secretos comerciales son ahora más relevantes que hace unas décadas como herramienta para proteger la innovación, y los riesgos que implica su protección son cada vez mayores.
Más Información
Las interdicciones son ahora una amenaza mayor en los casos de apropiación indebida de secretos comerciales que hace solo una década, y las indemnizaciones por daños han sido de cientos de millones de dólares estadounidenses en los últimos años.
En un juicio reciente en Orlando, Florida, dos hombres de negocios solicitaron US $ 1.400 millones en daños de la empresa Walt Disney, acusándolos de robar secretos comerciales para usarlos en un complejo deportivo de Walt Disney World. El jurado otorgó a los empresarios US $ 240 millones.12 En otro caso reciente, se encontró que Cargill, Inc.
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Había malversado secretos comerciales de semillas de maíz genéticas pertenecientes al entonces Pioneer Hi-Bred International, Inc., y se vio obligado a pagar US $ 300 millones.
En otro caso, Lexar ganó US $ 465.4 millones en daños por parte de Toshiba por malversación de la tecnología del controlador que permitió que un chip de memoria se comunique con su dispositivo host.13 Mark Halligan proclamó recientemente: " Los secretos comerciales son la propiedad intelectual del nuevo milenio y ya no pueden ser tratados como un hijastro ".
James Pooley estuvo de acuerdo, " Olvídese de las patentes, marcas comerciales y derechos de autor... los secretos comerciales pueden ser los activos más importantes y valiosos de su empresa. ”14 Henry Perritt15 dijeron que los secretos comerciales son " la forma más antigua de protección de la propiedad intelectual ", y que " la ley de patentes se desarrolló como una forma de proteger los secretos comerciales sin requerir que se mantengan en secreto y, por lo tanto, desanime el uso más amplio de información útil". Esta interpretación hace que las patentes un suplemento a los secretos comerciales, en lugar de al revés. De hecho, según una encuesta de 2003 sobre la gestión estratégica de la propiedad intelectual patrocinada por la Intellectual Property Owners Association (IPO), las patentes rara vez son vistas como una panacea de la propiedad intelectual, sino como un complemento de otras formas de protección de la propiedad intelectual.16 Las patentes tienen límites, como la publicación anticipada, la viabilidad de inventos y los estrictos requisitos de patentabilidad. Los encuestados calificaron la tecnología patentada como una fuente clave de ventaja competitiva, y una gran mayoría de los encuestados (88%) mencionó las habilidades y el conocimiento como los activos intelectuales más importantes.
Algunos Aspectos
Por lo tanto, los secretos comerciales están directamente implicados en la protección de las habilidades y conocimientos de propiedad. Además, las patentes son solo las puntas de los icebergs en un océano de secretos comerciales. Más del 90% de toda la nueva tecnología está cubierta por secretos comerciales. Y más del 80% de todos los acuerdos de licencia y transferencia de tecnología cubren conocimientos de propiedad (secretos comerciales) o son acuerdos híbridos que cubren tanto patentes como secretos comerciales.
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Bob Sherwood, un consultor internacional de propiedad intelectual, considera que los secretos comerciales son el " caballo de batalla de la transferencia de tecnología ". Finalmente, y muy importante, la protección de secretos comerciales opera sin demora y sin costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) indebidos, mientras que las patentes son territoriales, costosas de obtener y solo pueden adquirirse en ciertos países.
Características de secreto comercial
De las definiciones de secretos comerciales anteriores, podemos comprender las siguientes características sobresalientes de los secretos comerciales y cómo difieren sustancialmente de otros tipos de derechos de propiedad intelectual. Para los secretos comerciales, no hay limitación de materia o término, registro o requisito de tangibilidad.
Además, no existe un requisito de novedad estricto, y la protección de secreto comercial se obtiene siempre que el tema no se conozca o esté disponible. Lo que importa es el secreto, que la información no es conocida por personas externas. Y mantener el secreto requiere medidas afirmativas razonables para salvaguardarlo. Tales medidas podrían incluir:
Estipulando por escrito una política de secreto comercial.
Informar a los empleados de la política de secreto comercial.
Hacer que los empleados firmen acuerdos de empleo con obligaciones de confidencialidad.
Restringir el acceso a secretos comerciales (sobre la base de la necesidad de saber)
Restricción de accesibilidad pública y acompañamiento de visitantes.
Bloqueo de puertas y armarios a sitios que albergan secretos comerciales.
Etiquetando documentos de secreto comercial como propietarios y confidenciales.
Proyección de los discursos y publicaciones de los empleados.
Utilizando contratos secretos en tratos con terceros.
Realización de entrevistas de salida con los empleados que salen.
Es importante tener en cuenta que, si bien el valor económico suficiente o la ventaja competitiva son importantes, la piedra de toque adecuada para un secreto comercial no es el uso real, sino el valor para el propietario. Esto significa que los resultados negativos de I + D pueden proporcionar una ventaja competitiva (al igual que los resultados positivos), ya que el propietario de la información tiene un mayor conocimiento de lo que son y cuáles no, las opciones viables y / o viables para una mayor comercialización.
Si los competidores se vuelven privados de lo que no es factible, al esquivar los callejones sin salida conocidos, sus actividades de I + D pueden acelerar, y cualquier ventaja estratégica o competitiva originalmente mantenida por el propietario disminuirá. Por último, la apropiación indebida de secretos comerciales es accionable si los secretos se adquirieron de manera incorrecta, si un secreto comercial que se adquirió de manera incorrecta se usa o divulga, o si un individuo viola el deber de mantener la confidencialidad. Un secreto comercial se adquiere por medios indebidos si se obtuvo mediante robo, soborno, tergiversación, incumplimiento o incentivo del incumplimiento de la obligación de mantener el secreto, o mediante espionaje, incluido el espionaje electrónico. Los remedios para la malversación de secretos comerciales incluyen daños reales y punitivos, ganancias, regalías razonables e interdictos. Los medios adecuados La adquisición de un secreto comercial (que no admite una reclamación por malversación) incluye el descubrimiento independiente, la ingeniería inversa, el análisis químico o el descubrimiento de observar lo que se ha permitido ingresar al dominio público. Autor: Williams, 2007
Régimen Jurídico de los Secretos Comerciales en América
Nota: Sobre la propiedad intelectual en América, véase aquí.
Secretos Comerciales
Un secreto comercial es un conocimiento especializado asociado a un negocio en particular. Incluye la información obtenida durante el empleo sobre asuntos tales como procesos de fabricación, prácticas, dispositivos, listas de clientes y otra información confidencial que, en manos de un competidor, colocaría a la empresa en una situación de grave desventaja. El uso de un proceso secreto o de una fórmula científica, por ejemplo, puede formar parte del trabajo de un trabajador, o el trabajo en sí puede ser tan crítico que revelarlo supondría un perjuicio o una pérdida para el empresario, de acuerdo con la legislación empresarial de Estados Unidos. Cuando los secretos comerciales se hacen públicos, la empresa pierde la ventaja que tenía mientras los secretos no se revelaban, de acuerdo con la ley de los Estados Unidos. En consecuencia, la mayoría de las empresas toman precauciones para asegurarse de que sus secretos comerciales sigan siendo confidenciales. En un esfuerzo por proteger a las empresas del robo de secretos comerciales, se aprobó la Ley de Espionaje Económico de 1996, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos. Esta ley convierte la apropiación indebida o el robo descarado de secretos comerciales en un delito federal. Muchos estados han adoptado la Ley Uniforme de Secretos Comerciales que otorga a los propietarios de secretos comerciales una causa de acción privada para demandar por daños civiles por apropiación indebida de secretos comerciales. En 2016, el Congreso adoptó la Ley Defendamos Nuestros Secretos Comerciales, que permite a los propietarios de secretos comerciales de todo el país presentar una demanda federal por daños y perjuicios civiles, ampliando así la causa de acción privada para el robo de secretos comerciales. Ejemplo de este tema: Starwood Hotels Inc.
Presentó una demanda contra Hilton Hotels Corp.
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Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Alegando que Hilton adquirió ilegalmente secretos comerciales de Starwood. Según la demanda, ejecutivos de Hilton incitaron a dos altos ejecutivos de Starwood a robar investigaciones confidenciales y planes estratégicos, abandonar la empresa y utilizar los datos para lanzar una línea de hoteles de lujo para Hilton. Si Starwood puede probar estas afirmaciones, es probable que la empresa tenga derecho a recuperar daños monetarios.
Protección de los Secretos Comerciales
Para proteger su negocio y sus secretos comerciales, un empleador puede, dentro de unos límites razonables, imponer restricciones de secreto a un empleado o prohibirle que trabaje en la misma línea de negocio o para una empresa de la competencia si abandona la empresa. Esto se consigue exigiendo al empleado que firme un contrato de trabajo, que rige la relación entre el empleador y el empleado.
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Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): A menudo se incluye en este contrato una cláusula, o párrafo, denominado pacto restrictivo.
Pactos restrictivos
Un pacto restrictivo es un acuerdo por el que el empleado se compromete a no trabajar en un empleo similar. Casi todos los pactos restrictivos son ejecutables; el factor más importante es si el pacto es razonable.
Por ejemplo, sería razonable que una empresa con un proceso altamente secreto exigiera a su personal clave o a sus científicos que se comprometieran a no trabajar para un competidor durante, digamos, tres años.
Pero si la misma empresa exigiera a todos los empleados -incluidos los encargados de envíos, los contables y el personal de mantenimiento- que firmaran un acuerdo de este tipo, no sería razonable. Del mismo modo, no sería razonable exigir incluso a los empleados clave que eviten trabajar con un competidor durante 20 años. Tampoco sería razonable restringir a dichos empleados la posibilidad de trabajar en cualquier parte del mundo, a menos quizás que la empresa pudiera demostrar que se enfrenta a la competencia a nivel internacional.
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Hay que tener en cuenta que los pactos restrictivos podrían redactarse de tal manera que impidieran al empleado trabajar para un competidor incluso si el empleado es despedido, con o sin causa. Ejemplo de este tema: Copley, un científico con conocimientos especializados en el campo de la superconductividad, fue contratado por la empresa Conductol para trabajar en el desarrollo de materiales cerámicos altamente secretos. Copley acordó por escrito no trabajar para ninguna otra empresa del mismo estado dedicada a la misma línea de investigación durante tres años después de dejar Conductol. Este contrato sería exigible porque el hecho de que Copley dejara Conductol y se uniera a un competidor colocaría a Conductol en una grave desventaja competitiva debido a la posibilidad de que Copley divulgara los conocimientos científicos de Conductol.
Acuerdos para no competir
Cuando se vende una empresa establecida, se incluyen en la venta secretos comerciales que la empresa posee (por ejemplo, los nombres y direcciones de los clientes de la empresa). En consecuencia, el contrato de venta suele incluir un acuerdo de no competir, similar al pacto restrictivo que se incluye en un contrato de trabajo. En este caso, el vendedor se compromete a no iniciar o explotar un negocio similar en una zona geográfica determinada o en un periodo de tiempo específico. Una vez más, estos acuerdos suelen considerarse válidos siempre que las restricciones sean razonables. Tales acuerdos son muy recomendables y legalmente exigibles porque la venta de un negocio incluye algo más que la propiedad física de la empresa, como el terreno, los edificios, el inventario, el efectivo, etc.; la venta también incluye el fondo de comercio de la empresa, es decir, el nombre y la buena reputación de la empresa. Ejemplo de este tema: Gavlick acordó vender su empresa de limpieza en seco a Dotzel. El acuerdo incluía una cláusula por la que Gavlick no abriría otro negocio de limpieza en seco durante cinco años. Dos años más tarde, Gavlick abrió un negocio de limpieza en seco en una comunidad al otro lado del estado, a 300 millas de distancia. Dotzel, aún enfadado con Gavlick por lo que consideraba un mal negocio en términos del potencial de beneficios de la empresa, inició acciones legales y señaló el acuerdo de no competir que impedía a Gavlick abrir un negocio similar en un plazo de cinco años. Es dudoso que un tribunal hiciera cumplir el acuerdo porque la nueva empresa estaba situada tan lejos que no presentaría una competencia real.
Aplicación de la Ley de Secretos Comerciales a los Programas Informáticos
Algunos desarrolladores de software comercial han intentado protegerse contra las copias piratas alegando que el programa es un secreto comercial. Debido a que la mayoría del software se prepara para una amplia distribución, es difícil proteger un programa informático de ser copiado mediante este argumento. Sin embargo, si un programa, como un complejo programa de contabilidad y presupuestos, es altamente especializado y no está pensado para una amplia distribución, es probable que se considere un secreto comercial.
No obstante, es importante reconocer que un programa informático distribuido a un número limitado de usuarios no suele venderse, sino que el productor del programa suele conservar la propiedad y concede una licencia para su uso. Ejemplo de este tema: La corporación Grish empleaba a 76 trabajadores, cada uno con su propio ordenador de sobremesa. Cada empleado necesitaba tener acceso a programas informáticos como los de procesamiento de textos, gestión de bases de datos, hojas de cálculo y preparación de presentaciones. La corporación Grish obtuvo la licencia de todos ellos de Tecknisoft, una empresa de software informático, y los 76 empleados tenían el software cargado en sus ordenadores de sobremesa. En el acuerdo de licencia se incluía la promesa de Tecknisoft de actualizar los 76 ordenadores de sobremesa con las últimas versiones del software a medida que éstas estuvieran disponibles. Los productores de programas informáticos tienen un incentivo para tratar sus obras como secretos comerciales, porque no hay un límite de tiempo establecido para la protección disponible para los secretos comerciales como lo hay para las marcas comerciales, las patentes y los derechos de autor, que se tratarán en otro lado, de acuerdo con la legislación empresarial de Estados Unidos.
Nunca te pierdas una historia sobre comercio internacional, de esta revista de derecho empresarial:
Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Algunos productores de software vendido al público en general y destinado a una amplia distribución han intentado utilizar las licencias para protegerse contra las pérdidas que se derivarían de una copia generalizada. Con frecuencia, dichos productores exigen que los usuarios individuales que han comprado el software registren su propiedad. Esto se consigue a menudo exigiendo al usuario que acceda a la página de inicio del productor en la web e introduzca algunos datos personales. El registro se produce entonces automáticamente. Revisor de hechos: Hamilton
Impacto
Los secretos comerciales pueden representar la joya de la corona para un negocio, la diferencia entre estar cara a cara con un competidor y superarlo.
Para algunos, simplemente no hay circunstancias en las que los secretos comerciales deban ser divulgados. Ya se trate de datos de investigación y desarrollo, conocimientos de procesos, tecnología, programas informáticos, bases de datos, fórmulas, recetas, análisis de mercado, relaciones comerciales, métodos de fijación de precios, prácticas de compra, información sobre el personal, técnicas de oficina, información financiera, planificación comercial, listas de clientes o detalles sobre proveedores, los secretos comerciales deben guardarse a toda costa. En su documento "Secretos comerciales: Una herramienta eficaz para la competitividad", el European IPR Helpdesk define un secreto comercial como información confidencial en el contexto de los negocios, el comercio o la industria.
Para que una determinada información sea clasificada como secreto comercial, tiene que cumplir tres requisitos.
En primer lugar, es un secreto en el sentido de que no es conocido o fácilmente accesible por un amplio círculo de personas.
En segundo lugar, tiene valor comercial porque es secreto. Y tercero, ha sido objeto de medidas razonables, por parte de la persona que legalmente tiene el control de la información, para mantenerla secreta. "Empresas de todo tipo reconocen la importancia de los secretos comerciales para sus negocios", dice Donal O'Connell, consultor de IPEG Consultancy. "Sin embargo, muchas admiten en privado que no tienen ni idea de cuántos secretos comerciales tienen, cuáles son importantes o cómo se protege cualquiera de ellos". Según el Sr. O'Connell, para proteger los secretos comerciales, las empresas necesitan: i) comprender el entorno en el que opera la empresa desde la perspectiva del secreto; ii) identificar la información que puede justificar que se trate como secreto comercial; iii) evaluar la información, clasificarla y determinar quién tiene acceso a ella; iv) establecer los mecanismos de protección administrativos, jurídicos y técnicos adecuados; y v) comprobar periódicamente que la información sigue justificando que se trate como secreto comercial. La importancia de la protección de los secretos comerciales se ha puesto de relieve en los últimos años por una ola de legislación que ha servido para que la cuestión se convierta en un pilar de la agenda empresarial en todo el mundo. Dicha legislación incluye la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales de EE.UU. de 2016, la Directiva de Secretos Comerciales de la UE de 2018 y la inclusión de los secretos comerciales como parte de las revisiones de China de su Ley contra la Competencia Desleal de 2018, entre otras. "Históricamente, se ha subestimado la importancia de los secretos comerciales, pero esa situación está cambiando rápidamente", sugiere el Sr. O'Connell. "Hay varias fuerzas en juego que aumentan la importancia de los secretos comerciales. Los cambios en los requisitos de elegibilidad y los mecanismos de aplicación de las leyes de patentes en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, y sobre todo en lo que respecta a los programas informáticos y los métodos comerciales, hacen que los secretos comerciales sean un mecanismo atractivo para proteger la ventaja competitiva de una empresa". En el Reino Unido se han tomado medidas para reforzar la protección de los secretos comerciales. "El Reglamento de Secretos Comerciales 2018 integró la Directiva de Secretos Comerciales de la UE en la legislación del Reino Unido", dice Rebecca Swindells, socia de Jones Day. "Si bien esto no tuvo un gran impacto en el derecho consuetudinario de confianza preexistente en el Reino Unido, sí introdujo una clara definición de los secretos comerciales, así como especificó la prueba de las medidas razonables. Tener políticas excepcionales de ciberseguridad e información puede no ser suficiente, por ejemplo, cuando no se satisfacen las dos primeras partes de la prueba". En Australia, a diferencia de otras jurisdicciones, no existe un derecho consuetudinario ni una causa legal de acción dirigida específicamente a la protección de los secretos comerciales. "En cambio, los secretos comerciales se protegen mediante la doctrina equitativa del 'abuso de confianza' y, cuando existe una cláusula apropiada, el incumplimiento de contrato", explica Nina Fitzgerald, socia de Ashurst. "El principal desafío para la protección de los secretos comerciales es garantizar que se establezcan sistemas y mecanismos adecuados para mantener la confidencialidad de la información patentada".
Desarrollando una estrategia
Si bien las tecnologías avanzadas ciertamente ayudan a las empresas a innovar, por otro lado, también sirven para ampliar la gama de vectores de amenaza de los secretos comerciales que deben protegerse, incluyendo a los informantes maliciosos, el crimen organizado, los servicios de inteligencia extranjeros, los competidores o los hacktivistas.
Para mitigar, o incluso erradicar, estas amenazas, es esencial una estrategia de amplio alcance. "Una estrategia tendrá que cubrir una variedad de bases - algunas contractuales - para mantener a los empleados y a los terceros obligados a establecer restricciones claras y, lo que es importante, aplicables a lo que pueden hacer con la información confidencial", dice la Sra. Swindells. "También hay consideraciones prácticas, como la seguridad cibernética y el registro de acceso, así como medidas más sencillas, como la limitación del acceso a los datos sobre la base de la necesidad de conocerlos. "Incluso con una combinación de medidas, las empresas también deben considerar cómo podrían detectar y reaccionar rápidamente ante una apropiación indebida de secretos comerciales", continúa. "Por lo tanto, las estrategias deben pinzar desde ambos lados: construir suficientes cortafuegos para reducir el riesgo de apropiación indebida, y rastrear y actuar sobre las infracciones en la medida de lo posible". Según la experiencia de Severin de Wit, consultor de IPEG Consultancy, para ser eficaz, una estrategia de protección de los secretos comerciales debe basarse en factores clave.
En primer lugar, una cultura empresarial que haga de la protección de la propiedad intelectual (P.I.), en particular de los secretos comerciales, una parte crucial del negocio.
En segundo lugar, la conciencia de que la protección de los secretos comerciales no debe dejarse en manos del departamento jurídico o de la P.I., sino que debe estar en la mente de todos, independientemente de las responsabilidades que tenga un empleado. Tercero, un proceso claro que permita a los empleados identificar los secretos comerciales y tratarlos como un activo valioso.
Desarrollo
Por último, un sofisticado sistema de registro y gestión de los secretos comerciales. Una vez que se hayan establecido estos elementos, se puede formalizar una estrategia en forma de políticas específicas que proporcionen suficiente información sobre la naturaleza de la amenaza y el riesgo que plantea. "Esta información proporcionará a los empleados un contexto y permitirá al personal identificar las debilidades - actuales o potenciales - de los sistemas de la empresa que no estén expresamente contempladas en las políticas o la formación existentes", dice la Sra.
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Fitzgerald. "Una política también debe identificar a quién debe notificarse en relación con cualquier factor de riesgo identificado y se debe alentar la presentación de informes mediante la capacitación y la cultura de la empresa".
Los secretos comerciales en medio de COVID-19
La perturbación causada por la pandemia del coronavirus (COVID-19) añade más dificultad a la ya difícil tarea de proteger los secretos comerciales. Este evento sísmico ha obligado a las empresas a replantearse drásticamente su provisión de protección, en particular a aquellas empresas con una actitud laxa en cuestiones de confidencialidad. "Cuando las empresas de todo el mundo se vieron repentinamente obligadas a aplicar acuerdos de trabajo masivo a distancia, la protección de los secretos comerciales no habrá estado en la mente de muchos", sugiere la Sra. Swindells. "A menos que las empresas ya dispusieran de una sólida infraestructura de seguridad y de políticas eficaces para proteger, vigilar y hacer cumplir sus secretos comerciales, COVID-19 habrá aumentado el riesgo de apropiación indebida y de pérdida de protección de sus secretos comerciales". De hecho, el repentino impacto de COVID-19 ha incrementado sin duda alguna la apuesta por el riesgo, ya que los empleados que trabajan a distancia requieren una formación rápida en materia de protección de secretos comerciales. "En estas circunstancias, las empresas deberían proporcionar una formación que deje claro que las estrictas protecciones vigentes en el lugar de trabajo siguen aplicándose en el hogar", dice la Sra.
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Fitzgerald. "Si no es factible proteger la información de la misma manera en un entorno de trabajo remoto, deberían crearse políticas y prácticas revisadas que consideren la posibilidad de limitar el acceso a la información altamente confidencial a determinados empleados o a los que están en la oficina". Además, señala la Sra.
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Fitzgerald, las paradas y despidos generalizados a causa de la consiguiente recesión económica hacen que las empresas sean más vulnerables a la filtración de secretos comerciales. "Si la información patentada es objeto de apropiación indebida, una empresa de acción rápida puede solicitar un mandamiento judicial para impedir la divulgación de esa información, así como daños y perjuicios por las pérdidas sufridas o una relación de los beneficios obtenidos.
Sin embargo, si la información ya se ha hecho pública, no estará protegida en el futuro". Mientras lideran la búsqueda de una vacuna COVID-19, las grandes empresas biotecnológicas y farmacéuticas están a la vanguardia de las empresas cuyos regímenes de protección de secretos comerciales están bajo una fuerte presión debido a la pandemia. "Estas empresas tendrán sin duda alguna programas de protección de los secretos comerciales como un aspecto de sus procesos internos de P.I.", dice el Sr. de Wit. "Los ciberdelincuentes - ya sean competidores o agentes estatales - están trabajando horas extras tratando de robar secretos comerciales, por lo que no nos sorprendería, dada la importancia comercial y política de encontrar una vacuna contra el COVID-19, que muchas de las empresas que son objeto de ataques estén reforzando su muro de protección de secretos comerciales". Vectores de amenaza en evolución Como ha demostrado ampliamente la pandemia sin precedentes de COVID-19, el mundo está inundado de una multitud de amenazas, muchas de las cuales son desconocidas.
Algunos Aspectos
Por lo tanto, a medida que los vectores de la amenaza surgen y evolucionan, las empresas tendrán que revisar y actualizar regularmente sus políticas de protección del secreto comercial. "Cada vez más empresas están empezando a tomarse en serio los secretos comerciales", observa el Sr. O'Connell. "Las leyes de secretos comerciales se han fortalecido y es posible que veamos un mayor fortalecimiento. Los secretos comerciales también se están compartiendo más gracias a que las empresas están adoptando formas de innovación abiertas o de colaboración, cuya amenaza tal vez todavía no se aprecie plenamente". Además, la mayor dependencia de las empresas de los datos y la informatización significa que la protección de los secretos comerciales seguirá siendo una tarea difícil. "La rápida evolución de los vectores de amenaza significa que las empresas deben revisar y actualizar las políticas internas de manera regular", sugiere la Sra.
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Fitzgerald. "Además, el personal debe recibir formación sobre las nuevas amenazas a medida que éstas se manifiestan para evitar la pérdida involuntaria de secretos comerciales". Así pues, con muchos secretos comerciales que sólo existen en forma digital, los esfuerzos de protección sólo pueden ser realmente tan sólidos como la tecnología que los salvaguarda. La forma en que los secretos comerciales se mantienen en secreto puede tener que evolucionar, en particular si el trabajo a distancia ha llegado para quedarse. Ya no es tan simple como guardar la receta secreta en la bóveda; las empresas necesitan evaluar continuamente qué vulnerabilidades pueden surgir y cómo abordarlas de forma preventiva. Datos verificados por: Chris, octubre 2020
Consideraciones Generales
En la plataforma (de Lawi), los conceptos y temas relacionados con secretos comerciales incluyen los siguientes: Organización Internacional para la Estandarización, Espionaje industrial, Propiedad industrial, Propiedad intelectual, Monopolios, Transferencia de tecnología, Alimentos o alimentación modificados genéticamente, Organismos modificados genéticamente.
Para más información sobre secretos comerciales en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Trade secrets (secretos comerciales).